原標題：商標重復許可使用糾紛的司法裁判
一、問(wèn)題緣起
商標權人甲先與乙簽訂獨占使用許可合同，后甲將商標轉讓給不知情的丙，乙繼而又與不知情的丁簽訂獨占使用許可合同。此時(shí)，應當如何確定獨占使用許可權的歸屬？乙能否起訴要求丁停止侵權并賠償經(jīng)濟損失？根據《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十九條第二款的規定，商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人。2013年8月30日通過(guò)的商標法第四十三條第三款亦作了基本相同的規定。但“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”在上述案例中應當如何理解和適用，司法實(shí)踐中仍存在較大爭議。
首先，在兩個(gè)使用許可人均未進(jìn)行備案的情況下，如果在先的獨占使用許可權人對在后的善意第三人提起侵權之訴，其停止侵權并賠償損失的訴請能否得到支持？有觀(guān)點(diǎn)認為，如果就同一商標的使用權主張權利而引起沖突，在先獲取的使用權應優(yōu)于在后獲取的使用權。因為在先權利的產(chǎn)生無(wú)任何瑕疵（雙方在締結許可合同時(shí)均無(wú)過(guò)錯）。而在后權利的產(chǎn)生，則基于商標權人的過(guò)錯（即其違反對在先獨占被許可方的承諾，并對在后獨占被許可方隱瞞了在先合同事實(shí)），本身即存在瑕疵。一個(gè)無(wú)瑕疵的民事權利與一個(gè)有瑕疵的民事權利發(fā)生沖突，自然前者應優(yōu)于后者。至于在后被許可人的責任承擔，有的認為在后被許可人僅承擔停止侵權的民事責任，有的認為可以判令其承擔賠償損失的民事責任。另有觀(guān)點(diǎn)認為，在此情況下，第一和第二被許可人商標使用許可合同均受法律保護，并且由于債權平等，并無(wú)位序關(guān)系，不因先后而異其效力。前后被許可人均不得主張對方無(wú)權使用該商標，前后被許可人可隨時(shí)向商標權人請求履行債務(wù)。
其次，在后的使用許可進(jìn)行備案的情況下，其可否對抗在先的使用人，進(jìn)而要求在先使用許可人停止侵權、賠償損失？使用許可備案的對抗效力是否僅限于后續的使用許可，還是應該具有溯及力？有人認為，法律明文規定商標使用許可是非要式合同，并不以備案為生效要件。因此只要合同有效，在先被許可人就已經(jīng)取得了商標的使用權，他人包括商標注冊人都無(wú)權阻止其使用。如果因為要保護善意第三人的利益而忽視了在先被許可人的利益，則屬于曲解了“商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的本意。有人則認為，公示對抗力的意義在于“未經(jīng)公示，不能對抗；已經(jīng)公示，可以對抗”。因此，備案的使用許可優(yōu)于未備案的使用許可。法院應支持在后備案被許可人的主張，在先被許可人未經(jīng)同意不得使用系爭商標。
二、商標使用許可備案的法律性質(zhì)及其效力
1.備案是商標權權利變動(dòng)的公示方式
商標使用許可合同簽訂后，許可人應當將商標使用許可向商標局備案。備案在很多法律法規中都有規定，如房屋出租的，出租人應當向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案。一般認為，備案更多的是一種行政管理的方式和手段。但商標使用許可備案的目的不僅在于方便商標局對全國商標使用許可情況的管理，更在于對商標權的權利變動(dòng)狀態(tài)向社會(huì )進(jìn)行公示，備案與否將會(huì )對被許可人的權益產(chǎn)生重大影響。
商標專(zhuān)用權是一種私權，也是一種絕對權。作為私權，其可以被轉讓和使用許可；作為絕對權，商標專(zhuān)用權和物權一樣，無(wú)論是權利的取得、變動(dòng)、行使與實(shí)現都涉及他人和社會(huì )利益，攸關(guān)交易的安全與秩序。物權有公示要求，商標專(zhuān)用權同樣存在公示的要求。從靜態(tài)的安全而言，要對不特定的第三人施加不得侵害他人商標權的不作為義務(wù)，首先應當讓這些第三人知道商標權的存在，以明晰商標權的界限和范圍，從而規范自己的行為，不至于隨時(shí)處于可能觸碰他人權利紅線(xiàn)的不安之中；從動(dòng)態(tài)的交易安全而言，商標法應當讓不特定的交易人知悉商標權權利變動(dòng)的情況，從而使交易人形成對商標權權利狀態(tài)是否完滿(mǎn)的合理信賴(lài)，進(jìn)而保護交易人正當的交易預期，不至于隨時(shí)處于可能被他人追索權利的焦躁之中。為此，商標法確立了商標權權利歸屬的公示和權利變動(dòng)的公示制度。前者即商標權實(shí)行注冊取得，商標權的取得必須進(jìn)行登記公告。商標權權利變動(dòng)主要包括商標權轉讓和使用許可。轉讓注冊商標的，需向商標局核準，并進(jìn)行公告。許可他人使用注冊商標的，則應當將使用許可的情況向商標局備案。無(wú)論是公告，還是備案，都是商標權權利變動(dòng)的公示方式。
2.商標使用許可實(shí)行備案對抗主義
在物權法中，物權公示與物權變動(dòng)之間存在著(zhù)廣泛而深刻的聯(lián)系：一方面物權公示主要出自于物權變動(dòng)的要求；另一方面，物權公示又反過(guò)來(lái)影響物權變動(dòng)。而正是物權公示與物權變動(dòng)的關(guān)系特別是在物權公示怎樣影響物權變動(dòng)這一問(wèn)題上，立法上存在截然不同的選擇，即存在公示對抗主義與公示要件主義的二元對立。前者又稱(chēng)意思主義、合意原則，是指法定的公示方法僅僅是物權變動(dòng)的對抗要件，而非物權變動(dòng)的發(fā)生要件。當事人一旦形成物權變動(dòng)的意思表示，即發(fā)生物權變動(dòng)的效果，只不過(guò)在具備公示手段前，物權變動(dòng)的事實(shí)不能對抗第三人。后者又稱(chēng)形式主義，是指未經(jīng)公示，當事人之間根本不發(fā)生物權變動(dòng)，當然更談不上對抗第三人的效力。
商標使用許可備案的規定采取的明顯是備案對抗主義，即無(wú)備案，不得對抗；有備案，可以對抗。首先，從許可使用權的獲得看，商標使用許可一經(jīng)簽訂，被許可人通過(guò)合同當事人的意思表示即獲得了商標使用許可權，不需要履行備案等公示手續。例如，對于擅自使用商標的侵權人，即使商標使用許可未進(jìn)行備案，獨占被許可人仍然可以自己的名義對侵權人提起訴訟。其次，從許可使用權的效力狀態(tài)看，未經(jīng)備案的許可使用權處于一種效力不圓滿(mǎn)狀態(tài)，即如果商標權人進(jìn)行了重復授權，即出現了善意第三人，未備案的在先被許可人不可以要求在后的善意第三人停止使用相關(guān)商標。再次，如果在后的善意第三人對商標使用許可進(jìn)行了備案，其獲得的使用許可權便產(chǎn)生了對抗效力，可以對抗包括在先未備案的被許可人在內的第三人。如果在后的善意第三人要求在先被許可人停止使用相關(guān)商標，在先被許可人可以向商標權人主張相應的違約損害賠償責任，以獲得不能繼續使用商標的救濟。
備案對抗主義保護交易安全的同時(shí)，亦很好地實(shí)現了不同被許可人間的利益平衡。雖然在先被許可人簽訂合同在先，但其沒(méi)有按照法律的要求積極進(jìn)行備案，導致在后的善意第三人對商標權仍處于完滿(mǎn)狀態(tài)產(chǎn)生了積極的信賴(lài)，相信商標權上不存在任何的權利變動(dòng)，進(jìn)而與商標權人簽訂使用許可合同。此時(shí)，法律保護在后善意第三人對交易的合理預期，讓具有一定過(guò)失的在先被許可人承擔未備案的不利后果，符合公平正義的理念，實(shí)現了靜態(tài)權利歸屬與動(dòng)態(tài)交易安全的有效平衡。
三、商標重復使用許可糾紛的司法裁判思路
1.被許可人均未進(jìn)行備案時(shí)的處理
如果兩個(gè)被許可人均未對商標使用許可進(jìn)行備案，按照“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的規定，一方面，由于在后的被許可人系善意，在先被許可人獲得的使用許可權對其并不具有對抗效力，即不能對抗在后被許可人繼續使用相關(guān)商標。此時(shí)，不應因為在后被許可人未進(jìn)行備案，而認定其不具有善意。另一方面，在先被許可人當然也屬于善意第三人的范疇，在后被許可人同樣也不能要求在先被許可人停止使用相關(guān)商標。因此，兩被許可人互為善意第三人，都不能對抗對方。那么，誰(shuí)應最終獲得獨占使用許可權呢？筆者認為，與物權不同，知識產(chǎn)權具有非物質(zhì)性和權利行使非排他性的特點(diǎn)。這決定了此類(lèi)糾紛的處理可以與“一房二賣(mài)”有所不同，并非一定要確定獨占使用許可權由其中一人行使，而是可以考慮讓不同的被許可人共享商標的使用權，即二者共存。首先，這種裁判方式保護了善意第三人的信賴(lài)利益，維護了商標許可交易的交易安全。在先被許可人不能要求在后被許可人停止侵權并賠償損失。其次，這種裁判方式兼顧了在先被許可人的利益，雖然在先被許可人事實(shí)上變?yōu)榉仟氄嫉?，但其畢竟可以繼續使用商標。再次，這種裁判方式最大限度懲罰了商標權人的不誠信行為。與選擇讓一個(gè)被許可人獲得獨占使用許可權不同，共存的裁判方式將讓商標權人同時(shí)對兩個(gè)被許可人承擔違約損害賠償責任，商標權人因此受到的損失是最重的。因此，當被許可人均未進(jìn)行備案時(shí)，被許可人均有權使用相關(guān)商標，在先被許可人無(wú)權要求在后的善意第三人停止使用或停止侵權，否則將有違“未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”的本義和制度價(jià)值。
2.善意第三人已經(jīng)進(jìn)行備案時(shí)的處理
如果在后的善意第三人簽訂使用許可合同后，商標權人進(jìn)行了商標使用許可的備案，根據“已經(jīng)備案可以對抗”的原則，善意第三人獲得的使用許可權具有了對抗其他人的效力，是效力完滿(mǎn)的權利，其可以要求在先的被許可人停止使用相關(guān)商標。此時(shí)，在先被許可人并不構成侵權，無(wú)需承擔停止侵權甚至賠償損失的民事責任，僅需負擔停止繼續使用相關(guān)商標的義務(wù)。需要注意的是，在認定第三人是否善意時(shí)間點(diǎn)的把握上，在先被許可人不得對抗的善意第三人與在后善意第三人經(jīng)過(guò)備案進(jìn)而對抗在先被許可人的時(shí)間點(diǎn)有所不同。就前者而言，只要在后的被許可人與商標權人在簽訂商標使用許可合同時(shí)是善意的，就可以滿(mǎn)足善意第三人的要件；就后者而言，在后被許可人要獲得對抗在先被許可人的效力必須滿(mǎn)足，在向商標局進(jìn)行備案時(shí)是善意的。否則，在后被許可人在簽訂合同后，如果已經(jīng)知道存在在先許可的事實(shí)，而搶先進(jìn)行了備案，或者在發(fā)生爭議后，在后被許可人搶先進(jìn)行備案，此時(shí)其獲得的備案不能對抗在先被許可人，不能要求在先被許可人停止使用。
（作者單位：上海市第二中級人民法院）
【關(guān)閉】
