日前，北京知識產(chǎn)權法院召開(kāi)專(zhuān)題通報會(huì )，介紹了該院自2019年至今有關(guān)作品名稱(chēng)在先權益保護案件審理的相關(guān)情況。該院副院長(cháng)宋魚(yú)水表示，經(jīng)營(yíng)者在申請注冊商標時(shí)，要增強自主品牌意識，注重品牌培育，避免仿冒、搭便車(chē)、傍名牌等行為，才能更好地維護市場(chǎng)競爭秩序，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
涉案作品知名度高
據統計，自2019年1月1日到2020年5月31日，北京知識產(chǎn)權法院共審結涉及作品名稱(chēng)及作品中的角色名稱(chēng)在先權益保護的案件67件，主要涉及18個(gè)權利主體，其中10個(gè)為國外權利主體。權利主體主要包括騰訊科技公司、央視動(dòng)畫(huà)有限公司、迪士尼企業(yè)公司、喬丹有限公司等。
在所有涉及作品名稱(chēng)及作品中的角色名稱(chēng)在先權益保護的案件中，法院依據權利人的主張適用我國商標法第三十二條，認定訴爭商標構成侵犯權利人在先權益的案件共有36件，占比為53.7%，其中認定構成侵犯作品名稱(chēng)在先權益的28件，占比為77%，涉及的作品名稱(chēng)包括“鐵臂阿童木”“冰雪奇緣”“三生三世十里桃花”“英雄聯(lián)盟”等。
通過(guò)分析這些案件，可以發(fā)現涉及作品名稱(chēng)在先權益的案件具有以下特點(diǎn)：
一是作品知名度高、受眾較廣。在關(guān)于作品名稱(chēng)在先權益的案件中，涉及的作品通常具有較高的知名度，且受眾較廣，如“功夫熊貓KUNG FU PANDA”“三生三世十里桃花”“王者榮耀”等均為大眾熟知的作品。正是因為這些作品的高知名度，才使得其作品名稱(chēng)具有辨識度，進(jìn)而產(chǎn)生一定的商業(yè)價(jià)值，可以作為在先權益予以保護。
二是作品名稱(chēng)具有較強的“可識別性”。當公眾在識別作品時(shí)，首先關(guān)注的往往是作品的名稱(chēng)，也就是說(shuō)作品名稱(chēng)在作品和權利人之間建立起了聯(lián)系，具有一定的可識別性。作品名稱(chēng)實(shí)際上起到了與商標類(lèi)似的、區分商品或服務(wù)來(lái)源的作用，使相關(guān)公眾能夠通過(guò)作品名稱(chēng)與作品權利人相聯(lián)系，形成一一對應關(guān)系。
三是所涉作品中，外國權利人較多。根據作品名稱(chēng)在先權益保護相關(guān)案件的審理情況，案件涉及日本、英國、美國等國外權利人的約占55%，呈現出比例較高的特點(diǎn)。例如“阿童木”“小羊肖恩”“功夫熊貓”“007”等案件中涉及來(lái)自日本、英國、美國等國外的權利人。
四是作品名稱(chēng)的保護范圍貼近日常生活。開(kāi)發(fā)推廣衍生品是當今文化娛樂(lè )行業(yè)較為常見(jiàn)的一種商業(yè)模式，作品的權利人通過(guò)衍生產(chǎn)品獲得更多的商業(yè)利益。因具有較高知名度的作品受眾較為廣泛，其衍生品往往會(huì )涉及各個(gè)日常生活領(lǐng)域，因此作品名稱(chēng)在先權益的保護范圍并不限于其作品所屬領(lǐng)域，而是涵蓋了其知名度所及的日常生活領(lǐng)域。例如在“王者榮耀”案中，法院認為游戲《王者榮耀》的知名度所及范圍能夠及于日常生活領(lǐng)域的商品，而訴爭商標核準注冊的白酒等商品亦為日常生活領(lǐng)域的商品，“王者榮耀”作品名稱(chēng)在先權益的保護范圍能夠及于白酒等商品。
四大因素值得考量
據宋魚(yú)水介紹，在審理的商標授權確權行政案件中，部分當事人根據相關(guān)規定主張其作品名稱(chēng)為商標法所規定的在先權利時(shí)，法院通?？紤]如下因素：所涉作品在著(zhù)作權保護期限內，其作品名稱(chēng)在訴爭商標申請注冊前具有一定知名度；訴爭商標的申請注冊人主觀(guān)上存在惡意；訴爭商標標志與作品名稱(chēng)相同或近似，且訴爭商標指定使用的商品屬于在先作品名稱(chēng)知名度所及的范圍；易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過(guò)在先作品所有人的許可或與其存在特定聯(lián)系。
首先，在判斷作品名稱(chēng)是否具有一定知名度時(shí)，通常應考慮作品的傳播方式、宣傳廣度與宣傳時(shí)間等因素。通常情況下，商業(yè)標識需經(jīng)一段時(shí)間的宣傳或使用才能獲得知名度，但網(wǎng)絡(luò )環(huán)境下傳播、宣傳的時(shí)間和成本降低，對作品知名度的判斷應綜合考慮作品的特點(diǎn)、上線(xiàn)規律和行業(yè)運行狀況等因素。如在“王者榮耀”案中，法院結合網(wǎng)絡(luò )游戲產(chǎn)品在生命周期、營(yíng)銷(xiāo)推廣策略、用戶(hù)規模等方面的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，認定在訴爭商標申請日前，《王者榮耀》游戲在上線(xiàn)短時(shí)間內已獲得較高的搜索點(diǎn)擊量和廣泛的關(guān)注度，具有較高的知名度。
其次，在判斷作品名稱(chēng)是否應作為在先權益進(jìn)行保護時(shí)，訴爭商標標志應與作品名稱(chēng)相同或近似，主要判斷要素為訴爭商標的顯著(zhù)識別部分與作品名稱(chēng)是否相同或近似。例如，在“小羊肖恩”案中，法院認為訴爭商標雖為圖文組合商標，但其文字“小羊肖恩shaun the sheep”為訴爭商標的顯著(zhù)識別部分，該標識與《小羊肖恩》的作品名稱(chēng)及角色名稱(chēng)完全相同。
在判斷訴爭商標的注冊申請人主觀(guān)上是否存在惡意時(shí)，通常應結合相關(guān)證據對訴爭商標申請注冊時(shí)間、相同或近似商標注冊的數量等因素綜合考慮。如在 “王者榮耀”案中，北京知識產(chǎn)權法院根據第三人申請帶有“王者榮耀”“王者”“榮耀”字樣的商標、第三人的法定代表人同時(shí)擔任貴州王者榮耀酒業(yè)有限公司的法定代表人等情況，認定訴爭商標申請注冊人具有惡意。
最后，在認定易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過(guò)在先作品所有人的許可或與其存在特定聯(lián)系時(shí)，需要考量訴爭商標指定使用的商品是否屬于在先作品名稱(chēng)知名度所及的范圍。在先作品名稱(chēng)的保護范圍應限于與作品及其衍生品所處領(lǐng)域相同、類(lèi)似或具有較大關(guān)聯(lián)性的商品或服務(wù)。例如，在“冰雪奇緣”案中，法院認定“按摩器械、理療設備”等商品，與目前商業(yè)環(huán)境下電影衍生品的覆蓋范圍差距較大，不易導致相關(guān)公眾誤認為其經(jīng)過(guò)電影《冰雪奇緣》權利人的許可或者與權利人存在特定聯(lián)系；而“電視播放、有線(xiàn)電視播放”等服務(wù)以及“背包、錢(qián)包”等商品，則與其覆蓋范圍基本吻合，容易導致相關(guān)公眾的混淆誤認。
宋魚(yú)水表示，在司法實(shí)踐中應綜合考量上述四點(diǎn)因素，對具有較高知名度的作品名稱(chēng)在先權益應予以有效保護，避免相關(guān)公眾誤認，規范商標注冊使用秩序。（本報記者 祝文明）
【關(guān)閉】
