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產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期長(cháng)能否作為商標未使用的正當理由？

發(fā)布時(shí)間：2020-9-10來(lái)源：中國知識產(chǎn)權報/中國知識產(chǎn)權資訊網(wǎng)點(diǎn)擊：返回列表

　   注冊商標核定使用商品的開(kāi)發(fā)周期長(cháng)，是否可以作為注冊商標連續3年不使用的正當理由？圍繞第G977293號“URUS”商標（下稱(chēng)訴爭商標）引發(fā)的商標權撤銷(xiāo)復審行政糾紛案，北京市高級人民法院日前在判決中給出了答案。

　　北京市高級人民法院指出，如果商標權利人因不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀(guān)事由，未能實(shí)際使用注冊商標或者停止使用，或者商標權人有真實(shí)使用商標的意圖，并且有實(shí)際使用的必要準備，但因其他客觀(guān)事由尚未實(shí)際使用注冊商標的，均可認定有正當理由。該案中，意大利蘭博基尼汽車(chē)股份有限公司（下稱(chēng)蘭博基尼公司）作為訴爭商標權利人于2013年11月18日至2016年11月17日期間（下稱(chēng)指定期間）內雖沒(méi)有將使用訴爭商標的商品投入市場(chǎng)，但確有證據能夠證明其具有真實(shí)使用訴爭商標的意圖，并進(jìn)行了必要準備，特別是訴爭商標核定使用的車(chē)輛商品已在中國市場(chǎng)銷(xiāo)售，指定期間之后的連續使用行為也可以用來(lái)佐證其具有真實(shí)使用意圖，訴爭商標在指定期間內的真正狀態(tài)不符合連續3年不使用應予撤銷(xiāo)的情形。

　　據了解，訴爭商標在中國獲得領(lǐng)土延伸保護的專(zhuān)用期自2008年8月5日至2018年8月5日，核定使用在第12類(lèi)的汽車(chē)及其零部件商品上。2016年11月18日，安徽省蕪湖澳彩保健品銷(xiāo)售有限公司（下稱(chēng)蕪湖澳彩公司）以指定期間內連續3年不使用為由，向原國家工商行政管理總局商標局（下稱(chēng)原商標局）提出撤銷(xiāo)訴爭商標的申請。經(jīng)審理，原商標局認為蘭博基尼公司提交的指定期間內的商標使用證據有效，決定對訴爭商標不予撤銷(xiāo)。

　　蕪湖澳彩公司不服原商標局所作決定，于2017年8月28日向原國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )（下稱(chēng)原商評委）申請復審。

　　蘭博基尼公司向原商評委提交了國家圖書(shū)館中以“URUS”為檢索詞在指定期間內的檢索報告、太平洋汽車(chē)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò )宣傳報道截圖，主張其一直為訴爭商標的商業(yè)使用做實(shí)質(zhì)性準備和推廣，使其為中國消費者所熟知，并致力于產(chǎn)品改進(jìn)和測試以滿(mǎn)足在中國投入市場(chǎng)銷(xiāo)售的條件，在獲得中國行政許可登記后于2018年1月6日已投入公開(kāi)、合法和真實(shí)的商業(yè)使用。

　　蕪湖澳彩公司認為，蘭博基尼公司已明確承認訴爭商標在指定期間內并未商業(yè)使用，訴爭商標首次在中國進(jìn)行商業(yè)使用的時(shí)間為2018年1月6日，蘭博基尼公司將其全新車(chē)型從概念車(chē)到真正進(jìn)行市場(chǎng)量產(chǎn)視為商標使用的前置必要條件沒(méi)有法律和事實(shí)依據。

　　經(jīng)審理，原商評委認為，蘭博基尼公司提交的檢索報告中雖然顯示了訴爭商標，但僅為報刊雜志上相關(guān)報道中他人對“URUS”車(chē)的預期，并非蘭博基尼公司針對該款車(chē)的市場(chǎng)推廣進(jìn)行的廣告宣傳，不能視為對訴爭商標的商業(yè)使用，網(wǎng)絡(luò )宣傳報道截圖也均不在指定期間內，在案證據無(wú)法形成證據鏈證明訴爭商標于指定期間內在核定商品上進(jìn)行了真實(shí)有效的商業(yè)使用。蘭博基尼公司主張其未使用訴爭商標是產(chǎn)品本身開(kāi)發(fā)周期的客觀(guān)規律等客觀(guān)原因所造成，但并未提交證據證明其于指定期間為滿(mǎn)足市場(chǎng)銷(xiāo)售條件進(jìn)行了相應的測試、檢驗及為符合相關(guān)政策規定申報相關(guān)審批文件等實(shí)際使用訴爭商標的必要準備。綜上，原商評委于2018年4月9日作出對訴爭商標予以撤銷(xiāo)的復審決定。

　　蘭博基尼公司不服原商評委作出的復審決定，向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟，并補充提交了國家圖書(shū)館檢索報告文獻，用以證明訴爭商標已經(jīng)投入真實(shí)的實(shí)際使用，而且汽車(chē)整車(chē)開(kāi)發(fā)時(shí)間至少需要43個(gè)月的行業(yè)規律。庭審中，蘭博基尼公司自認訴爭商標在指定期間內未實(shí)際進(jìn)行商業(yè)使用，2018年1月6日標有訴爭商標的實(shí)車(chē)在北京完成了中國市場(chǎng)的首發(fā)，訴爭商標自此在中國市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行商業(yè)使用。

　　北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，檢索報告上的宣傳報道一定程度上能夠證明蘭博基尼公司具備真實(shí)使用訴爭商標的意圖，并進(jìn)行了必要的準備，蘭博基尼公司提供了國家圖書(shū)館檢索報告予以佐證其未使用訴爭商標系因產(chǎn)品本身開(kāi)發(fā)周期長(cháng)等客觀(guān)原因所導致。結合證據規則和行業(yè)規律，法院認為蘭博基尼公司的主張具有一定的合理性和證明力，據此一審判決撤銷(xiāo)原商評委所作復審決定，并判令國家知識產(chǎn)權局（根據中央機構改革部署，原商評委的相關(guān)職責由國家知識產(chǎn)權局行使）重新作出決定。

　　國家知識產(chǎn)權局不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。經(jīng)審理，法院判決駁回上訴，維持一審判決。（王晶）

　　行家點(diǎn)評

　　郝政宇  北京觀(guān)韜中茂律師事務(wù)所 高級顧問(wèn)、律師：注冊商標連續3年不使用的正當理由一般包括不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀(guān)事由。根據《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第二十六條第四款規定，商標權利人有真實(shí)使用商標的意圖，而且有實(shí)際使用的必要準備，但因其他客觀(guān)原因尚未實(shí)際使用注冊商標的，可以認定其有正當理由。

　　該案中，蘭博基尼公司主張其未使用訴爭商標是汽車(chē)產(chǎn)品本身開(kāi)發(fā)周期長(cháng)等客觀(guān)原因造成，但其在商標撤銷(xiāo)復審階段并未提交有真實(shí)使用訴爭商標的意圖且進(jìn)行了必要準備的相關(guān)證據，也未提交汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期長(cháng)的相關(guān)證據，導致其主張未能獲得支持。在行政訴訟階段，蘭博基尼公司提交的相關(guān)證據可以在一定程度上證明其具有使用訴爭商標的意圖，并在持續為使用訴爭商標進(jìn)行準備；同時(shí)，蘭博基尼公司提交了汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期長(cháng)的相關(guān)證據，而且在標注訴爭商標的汽車(chē)商品上市后其持續使用了訴爭商標，可以佐證其具有真實(shí)使用商標的意圖。

　　產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期有其客觀(guān)規律，但是并不能當然成為阻卻注冊商標連續3年不使用被撤銷(xiāo)的正當理由，商標權利人需要證明在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)期間具有真實(shí)使用商標的意圖且有實(shí)際使用的必要準備，如在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的模型或樣品中貼附有訴爭商標、在與第三方合作或市場(chǎng)拓展中明確提及待上市產(chǎn)品的商標并持續推進(jìn)產(chǎn)品的研發(fā)與上市等工作。同時(shí)，商標最終的使用狀態(tài)非常重要，如果因為研發(fā)等原因導致產(chǎn)品遲遲不能上市，商標始終處于閑置狀態(tài)，此時(shí)可以適用注冊商標連續3年不使用撤銷(xiāo)制度予以撤銷(xiāo)；如果商標在合理期限內使用在核定商品之上，表明商標并沒(méi)有閑置，一般不屬于注冊商標連續3年不使用撤銷(xiāo)制度所規制的情形。

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