要旨：“商標使用”包括商標權人自行使用和許可他人使用。商標使用必須是在商業(yè)流通中發(fā)揮區分商品或者服務(wù)來(lái)源作用的使用，才能被認定為是商標法意義上的商標使用行為。已經(jīng)實(shí)際履行的商標許可使用合同，發(fā)揮了識別商品或服務(wù)來(lái)源的作用，構成商標法意義上的商標使用行為。
案情 當事人
上訴人（原審原告）：北京師范大學(xué)
被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權局
原審第三人：劉某
案由：商標權撤銷(xiāo)復審行政糾紛
2006年7月11日，北京師范大學(xué)提出第5473604號“京師”商標（簡(jiǎn)稱(chēng)訴爭商標）的注冊申請，核定使用在第42類(lèi)“法律服務(wù)；技術(shù)項目研究”等服務(wù)上，專(zhuān)用期限至2029年9月20日。
2019年3月13日，原國家工商行政管理總局商標評審委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)商標評審委員會(huì )）作出商評字[2019]第50908號《關(guān)于第5473604號“京師”商標無(wú)效宣告請求裁定書(shū)》（簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定），認定：北京師范大學(xué)提交的在案證據不能形成完整的證據鏈，證明訴爭商標于2014年11月28日至2017年11月27日期間（簡(jiǎn)稱(chēng)指定期間）在核定使用的“法律服務(wù)”上進(jìn)行了真實(shí)、有效的使用，商標評審委員會(huì )決定：訴爭商標在“法律服務(wù)”上予以撤銷(xiāo)注冊。
北京師范大學(xué)不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權法院提起行政訴訟。請求法院依法撤銷(xiāo)被訴決定，并判令國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。
在商標評審階段，北京師范大學(xué)提交了以下主要證據：
01.訴爭商標檔案信息；
02.北京師范大學(xué)于2018年8月10日出具的“關(guān)于授權'北京市京師律師事務(wù)所（簡(jiǎn)稱(chēng)京師律所）'使用'京師'商標的情況說(shuō)明”（原件），其中載明：“2010年7月1日，北京師范大學(xué)與黃某教授簽訂授權使用協(xié)議，允許其開(kāi)辦的'北京市京師律師事務(wù)所'使用'京師'商標，使用期限為黃某不再同時(shí)擔任北京師范大學(xué)教師和'北京市京師律師事務(wù)所'創(chuàng )始合伙人之日止。2015年7月，黃某不再擔任'北京市京師律師事務(wù)所'負責人，同時(shí)退出合伙。至此，北京師范大學(xué)對其使用'京師'的授權已經(jīng)終止。”
03.北京師范大學(xué)（甲方）與黃某（乙方）于2010年7月1日簽訂的《商標使用許可協(xié)議》及黃某的身份證、律師執業(yè)證；
04.北京市司法局律師管理系統查詢(xún)北京市京師律師事務(wù)所及黃某等相關(guān)介紹，顯示：2015年7月1日，黃某退伙備案申請審批通過(guò)，所屬律所為京師律所；
05.京師律所舉辦、參加法律活動(dòng)的網(wǎng)站宣傳報道頁(yè)面及圖片打印件；
06.北京師范大學(xué)京師普法志愿者協(xié)會(huì )舉辦、參加活動(dòng)的微信公眾號宣傳報道頁(yè)面打印件，微信公眾號名稱(chēng)為“京師普法志愿者”；
07.北京師范大學(xué)“北師大學(xué)生團體聯(lián)合會(huì )”新浪微博發(fā)布的活動(dòng)報道頁(yè)面及圖片，未顯示有訴爭商標；
08.相關(guān)報刊、網(wǎng)絡(luò )媒體報道，未顯示有訴爭商標；
09.北京市司法局出具的證明文件復印件等，載明北京師范大學(xué)京師普法志愿者協(xié)會(huì )于2017年5月3日參加了“青春船長(cháng)法治起航”活動(dòng)，落款為北京市司法局法制宣傳處，時(shí)間為2018年8月12日;
在原審訴訟階段，北京師范大學(xué)提交了以下主要證據：
10.北京師范大學(xué)珠海分校事業(yè)單位法人證書(shū)和珠海京師社會(huì )工作中心登記證書(shū)復印件；
11.北京師范大學(xué)授權珠海京師社會(huì )工作中心使用訴爭商標的商標使用許可協(xié)議復印件，許可期限為2010年5月1日至2019年9月20日；
12.京師律所簽訂的法律服務(wù)代理協(xié)議及相應發(fā)票復印件，系北京師范大學(xué)珠海分校委托京師律所作為代理人參加民事訴訟的委托代理協(xié)議；
13.珠海京師社會(huì )工作中心簽訂的《關(guān)于購買(mǎi)親青家園異地務(wù)工青年綜合服務(wù)中心項目的協(xié)議》及銀行轉賬通知單復印件，共涉及三份協(xié)議；
14.公證書(shū)復印件，公證內容為珠海京師社會(huì )工作中心網(wǎng)站相關(guān)報道，主要為珠海京師社會(huì )工作中心、京師普法志愿者協(xié)會(huì )參與普法、提供社區服務(wù)的新聞報道，京師律所參與普法活動(dòng)等；
15.關(guān)于訴爭商標的網(wǎng)絡(luò )宣傳使用報道文章；
16.北京師范大學(xué)珠海分校組織機構代碼、百度百科介紹、北京師范大學(xué)校史等對“京師”名稱(chēng)由來(lái)的記載；
17.京師律所官網(wǎng)宣傳片視頻截圖；
18.《關(guān)于高等學(xué)校開(kāi)展社會(huì )服務(wù)有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》；
19. 黃某擔任京師律所創(chuàng )始合伙人期間簽署的常年法律顧問(wèn)合同。
在原審訴訟階段，劉東陽(yáng)提交了以下主要證據：
（1）京師律所于2019年8月13日出具的《聲明書(shū)》，載明：北京師范大學(xué)同黃某所簽訂的商標許可協(xié)議不能代表其意志，其未同北京師范大學(xué)簽訂商標使用許可合同，同時(shí)認為其使用“京師”的商標圖樣同訴爭商標不同，不是對訴爭商標的使用；
（2）黃某（甲方）于2014年1月9日與他人簽訂的《京師律所轉讓協(xié)議》，載明：京師所現由甲方全部出資并實(shí)際控制，其他合伙人無(wú)實(shí)際出資，不實(shí)際享有京師所權益也不實(shí)際承擔京師所義務(wù)，甲方保證京師所其他合伙人對甲方處置京師所的安排無(wú)任何異議；
（3）（2018）京國信內民證字第07101號公證書(shū)復印件，系對楊建華同微信名稱(chēng)為黃某Henry教授律師的聊天記錄內容的公證；
（4）在先另案裁判文書(shū)。
在二審訴訟階段，北京師范大學(xué)提交了以下證據（編號續前）：
20.2017年11月27日前后，北京師范大學(xué)及其被許可人在“法律服務(wù)”上使用訴爭商標的行為具體包括“京師法律實(shí)務(wù)大講堂”“法學(xué)京師”“京師法學(xué)名家講堂”及珠海京師社會(huì )工作中心和京師社工等活動(dòng)，用以證明北京師范大學(xué)于指定期間之前、之內及至今，連續不斷地在“法律服務(wù)”上對訴爭商標進(jìn)行真實(shí)、合法、有效的使用；
21.2017年5月和2018年5月，珠海社會(huì )工作中心分別購買(mǎi)親青家園異地務(wù)工青年綜合服務(wù)中心項目（青少年權益維護）的合同和發(fā)票；
22.2018年6月，珠海社會(huì )工作中心與珠海高新區唐家灣鎮司法所專(zhuān)業(yè)社會(huì )工作嵌入社區矯正與安置幫教服務(wù)項目合同；
23.珠海京師社會(huì )工作中心在微信公眾號上推廣宣傳“京師”的報道；
24.百度百科和網(wǎng)絡(luò )報道中認可“普法教育”屬于法律服務(wù)。
北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，北京師范大學(xué)提交的證據不能形成完整的證據鏈，證明訴爭商標于指定期間在“法律服務(wù)”上進(jìn)行了真實(shí)、有效的商業(yè)使用。北京知識產(chǎn)權法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第六十九條之規定，判決：駁回北京師范大學(xué)的訴訟請求。[1]
北京師范大學(xué)不服原審判決，提起上訴。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認為：一、在案證據可以相互印證，北京師范大學(xué)提交的《商標使用許可協(xié)議》已實(shí)際履行，已形成有效證據鏈證明北京師范大學(xué)許可京師律所在“法律服務(wù)”上使用訴爭商標，且京師律所于指定期間在其對外開(kāi)展的法律服務(wù)活動(dòng)中使用了訴爭商標，因此可以視為北京師范大學(xué)于指定期間在訴爭商標核定使用的“法律服務(wù)”上進(jìn)行了使用。二、北京師范大學(xué)于指定期間在校內舉辦了多期“京師法律實(shí)務(wù)大講堂”活動(dòng)，先后邀請多位學(xué)者、法官與該校師生研討法律問(wèn)題，該活動(dòng)在服務(wù)目的、內容、方式、對象等方面均與“法律研究”服務(wù)相近，可以視為在“法律研究”服務(wù)上的使用。“法律研究”系“法律服務(wù)”的下位概念，北京師范大學(xué)對訴爭商標在“法律研究”服務(wù)上的使用能夠認定為其在“法律服務(wù)”上的使用。不能因區分表的變化而否定北京師范大學(xué)實(shí)際的商標使用行為，訴爭商標在“法律服務(wù)”上的注冊應當予以維持，避免因區分表的變化損害商標注冊人的利益。北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第二項、第三款之規定，判決：一、撤銷(xiāo)原審行政判決；二、撤銷(xiāo)被訴決定；三、國家知識產(chǎn)權局重新作出決定。[2]
重點(diǎn)評析
商標的生命在于使用，若商標不進(jìn)行使用，對商標專(zhuān)用權的保護將缺乏實(shí)際意義?！渡虡朔ā返谒氖艞l第二款設立的連續三年不使用撤銷(xiāo)注冊商標制度的立法目的便是為了促使商標注冊人將其注冊商標進(jìn)行積極使用，發(fā)揮其商標功能，避免商標資源的閑置及浪費。
商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識別商品或服務(wù)來(lái)源的行為。商標的本質(zhì)功能在于識別商品或服務(wù)的來(lái)源，只有商標實(shí)際被用于商品或服務(wù)，使相關(guān)公眾能夠通過(guò)識別特定的商品或服務(wù)的提供者，商標的經(jīng)濟價(jià)值才得以實(shí)現。
本案中，北京師范大學(xué)在行政階段及訴訟階段提交了大量證據用以證明其于指定期間在“法律服務(wù)”上實(shí)際使用了訴爭商標，國家知識產(chǎn)權局及原審法院經(jīng)審查認為北京師范大學(xué)在商標評審階段及原審訴訟階段提交的證據不足以證明商標權人對訴爭商標在“法律服務(wù)”上進(jìn)行了實(shí)際使用，二審法院則認為在案證據可以證明訴爭商標于指定期間在核定使用的“法律服務(wù)”上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)性使用。
本案的二審爭議焦點(diǎn)為北京師范大學(xué)與京師律所簽訂的附條件解除的《商標使用許可協(xié)議》及其在“法律研究”服務(wù)上的使用能否證明訴爭商標于指定期間在核定使用的“法律服務(wù)”上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)性使用。
一、在許可法律關(guān)系中商標使用的認定
“連續三年不使用”中的“使用”，包括商標權人自行使用和許可他人使用，在撤銷(xiāo)復審行政程序中，許可使用協(xié)議可以作為商標使用的證據，但其不能作為單獨的定案依據。通常情況，須綜合多份證據形成證據鏈，證明商業(yè)使用的事實(shí)。
(―)依據商標許可使用合同可認定存在主觀(guān)使用意圖
商標注冊人可以通過(guò)簽訂商標許可使用合同，許可他人使用其注冊商標。對于依法成立的合同，自合同成立時(shí)生效，除非法律、行政法規明確規定以辦理批準、登記等手續為生效要件的。對于商標許可合同，《商標法》及《商標法實(shí)施條例》僅規定應當備案，并不屬于辦理批準、登記等為生效要件的情形，備案并非商標許可合同生效的法定要件，只要合同雙方當事人的意思表示真實(shí)，許可關(guān)系在雙方合同簽訂之時(shí)即成就。本案中，北京師范大學(xué)及劉某提交的證據共同印證了京師律所系由黃某出資設立并實(shí)際控制，其擔任該所實(shí)際控制人、創(chuàng )始合伙人、合伙人職務(wù)期間，黃某對外簽訂的合同具有法律效力。因此，北京師范大學(xué)與黃某簽訂的《商標使用許可協(xié)議》為合法有效的商標許可合同，該合同可以證明北京師范大學(xué)作為商標權利人具有許可京師律所使用“京師”商標的主觀(guān)意圖。
(二) 依據商標許可使用合同的實(shí)際履行情況可認定商標的真實(shí)使用
商標使用必須是在商業(yè)流通中發(fā)揮區分商品或者服務(wù)來(lái)源作用的使用。只有發(fā)揮了商品或服務(wù)來(lái)源識別作用的標志的使用，才能被認定為是商標法意義上的商標使用行為。如果僅僅是單純的許可他人使用自己的商標或轉讓商標權，而許可人和被許可人均沒(méi)有對商標進(jìn)行實(shí)際的使用，該行為也不能認定為商標意義上的使用。[3]
本案中，北京師范大學(xué)與黃某簽訂的《商標使用許可協(xié)議》性質(zhì)為附解除條件的合同，該合同的履行期間自2010年7月1日至2015年7月1日。北京師范大學(xué)提交的京師律所舉辦、參加法律活動(dòng)的網(wǎng)站宣傳報道及黃某擔任京師律所創(chuàng )始合伙人期間簽署的常年法律顧問(wèn)合同，可以證明黃某及京師律所于合同履行期間，在其主辦網(wǎng)站上及對外提供的“法律服務(wù)”中使用了“京師”商標及與“京師”有簡(jiǎn)繁體字、排列方式及背景圖形差別的“京師”標志。
商標權人實(shí)際使用的商標不同于其注冊商標，但如果該標志保留了注冊商標的顯著(zhù)特征，能夠有助于維持服務(wù)和服務(wù)來(lái)源之間的特定聯(lián)系，且實(shí)際使用的商品或服務(wù)與注冊商標核定使用的商品或服務(wù)相同，則該商標的使用行為可以被認定為注冊商標的使用。通常認為，使用繁體字的標志與使用簡(jiǎn)體字的標志雖然外觀(guān)不同，但由于呼叫相同，且根據我國相關(guān)公眾的認知水平，能夠認為兩個(gè)標志是同一商標的，即使改變了注冊商標的書(shū)寫(xiě)方式，也構成“連續三年不使用”中的“使用”。除了繁體的轉換，注冊商標書(shū)寫(xiě)方式的改變還包括書(shū)寫(xiě)順序的改變、書(shū)寫(xiě)字體之間的轉換等。[4]本案中，黃某及京師律所在其主辦網(wǎng)站上及對外提供的“法律服務(wù)”中使用的“京師”標志與訴爭商標“京師”雖有簡(jiǎn)繁體字的差異，但呼叫、含義相同，能夠認為二者是同一商標，故對“京師”的使用行為屬于對訴爭商標“京師”的使用。
由以上事實(shí)可知，商標許可使用合同已經(jīng)實(shí)際履行，發(fā)揮了識別服務(wù)來(lái)源的作用，可被認定為商標法意義上的商標使用行為。
二、商標被許可使用人自制證據難以推翻既存的商標許可使用關(guān)系
我國民法總則第七條規定，民事主體從事民事活動(dòng)，應當遵循誠信原則，秉持誠實(shí)，恪守承諾。民事主體在進(jìn)行民事活動(dòng)、民事訴訟行為時(shí)，應對自己以及言詞作出的各種表示負責，不得隨意否定在先言詞的言論或行為，即民事主體應當對自己的言行負責，信守承諾，不得出爾反爾。一般情況下，當事人提交了商標許可使用合同，且合同雙方當事人對其真實(shí)性沒(méi)有異議的情況下，可以認定許可關(guān)系的存在，除非對方當事人有足夠的證據予以推翻。
本案中，根據劉某提交的黃某于2014年1月9日與他人簽訂的《京師律所轉讓協(xié)議》，京師律所由黃某全部出資并實(shí)際控制，其他合伙人無(wú)實(shí)際出資，不實(shí)際享有京師律所權益也不實(shí)際承擔京師律所義務(wù)，即劉某自認黃某為京師律所的全資創(chuàng )始合伙人及實(shí)際控制人。黃某作為京師律所的全資創(chuàng )始合伙人及實(shí)際控制人與北京師范大學(xué)于2010年7月1日簽訂的《商標使用許可協(xié)議》合法有效，且無(wú)相反證據可以證明該協(xié)議存在法律規定的應當無(wú)效或可撤銷(xiāo)的情形。在許可協(xié)議實(shí)際履行期間，黃某及京師律所對訴爭商標在“法律服務(wù)”上進(jìn)行了真實(shí)、有效的商業(yè)使用。截至許可協(xié)議履行完畢，在案無(wú)證據證明黃某及京師律所對許可協(xié)議的內容作出否認表示或提出異議。劉某為了證明北京師范大學(xué)與黃某簽訂的許可協(xié)議不能代表京師律所的意志，向法院提交了該所于2019年8月13日自制的《聲明書(shū)》，否認京師律所與北京師范大學(xué)的商標許可使用關(guān)系。綜合上述事實(shí)，對于其《聲明書(shū)》的證明力，應結合在案證據進(jìn)行判定。
首先，“禁反言”原則，禁止當事人否認其在先陳述的真實(shí)性，或否認其引導他人相信存在的事實(shí)。上述許可協(xié)議合法有效，且已經(jīng)實(shí)際履行，劉某在訴訟階段所舉證的內容使他人確信京師律所系由黃某出資設立并實(shí)際控制。劉某提交京師律所自制《聲明書(shū)》，用以證明許可協(xié)議不能代表京師律所的意志，否認京師律所與北京師范大學(xué)的商標許可使用關(guān)系，其行為系否認其引導他人相信存在的事實(shí)，違反了“禁反言”原則。其次，根據在案證據，京師律所為訴爭商標的被許可人、實(shí)際使用人，其舉證訴爭商標無(wú)正當理由連續三年不使用的行為，有違誠實(shí)信用原則。最后，許可協(xié)議在先簽訂并已實(shí)際履行，京師律所在協(xié)議履行完畢的數年后才出具自制《聲明書(shū)》否認其創(chuàng )始合伙人及實(shí)際控制人在先簽訂的許可協(xié)議不能代表其意志，其所舉證據及證明內容自相矛盾。
綜合以上事實(shí)，京師律所自制的《聲明書(shū)》不足以推翻其與北京師范大學(xué)之間商標許可使用關(guān)系，應不予采信。
三、注冊商標使用商品或服務(wù)應為核定使用的相同商品或服務(wù)
原則上，注冊商標核定使用的商品或服務(wù)為“連續三年不使用”中使用的對象，在除此之外的商品或服務(wù)上的使用不能產(chǎn)生維持商標注冊的效力。在核定使用商品或服務(wù)尚未使用或長(cháng)期停止使用，而在與核定使用的商品或服務(wù)類(lèi)似的商品或服務(wù)上使用，不能視為“連續三年不使用”中的使用。
本案中，北京師范大學(xué)于指定期間在校內舉辦了多期“京師法律實(shí)務(wù)大講堂”活動(dòng)，先后邀請多位學(xué)者、法官與該校師生研討法律問(wèn)題，該活動(dòng)在服務(wù)目的、內容、方式、對象等方面均與“法律研究”服務(wù)相近，可以視為在“法律研究”服務(wù)上的使用。北京師范大學(xué)于2006年7月11日依據當時(shí)的區分表在“法律服務(wù)”上申請注冊訴爭商標。指定期間適用的第八版區分表中已無(wú)“法律服務(wù)”具體服務(wù)名稱(chēng)，其變更為第八版及之后的各版區分表中類(lèi)似群組的名稱(chēng)。
區分表的變化導致訴爭商標核定使用的服務(wù)轉化為非規范服務(wù)，商標注冊人主客觀(guān)上均不存在過(guò)錯，不能讓商標注冊人承擔因區分表變化導致的不利法律后果，否定其實(shí)際的商標使用行為。對于訴爭商標在“法律研究”服務(wù)上的使用是否構成訴爭商標在“法律服務(wù)”上使用的判定，應結合服務(wù)特點(diǎn)及區分表變化背景綜合認定。本案中，北京師范大學(xué)實(shí)際使用的“法律研究”服務(wù)與“法律服務(wù)”在服務(wù)目的、內容、方式、對象等方面均相近，且根據第八版及之后各版區分表的劃分“法律服務(wù)”的范圍包括“法律研究”，可以認定“法律研究”系“法律服務(wù)”的下位概念，進(jìn)而北京師范大學(xué)對訴爭商標在“法律研究”服務(wù)上的使用能夠認定為其在“法律服務(wù)”上的使用。
總而言之，在撤銷(xiāo)復審行政程序中，商標許可使用合同可以作為商標使用的證據，但其不能作為單獨的定案依據，應綜合多份證據形成證據鏈，證明注冊商標進(jìn)行了商業(yè)使用的事實(shí)。對于違反“禁反言”原則的《聲明》及相關(guān)證據，法院未予采信于法有據。當事人應對自己以及言詞作出的各種表示負責，不得隨意否定在先言詞的言論或行為。
【關(guān)閉】
