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       該條款是在1993年商標法修訂時(shí)增加的條款，自1993年納入商標法以來(lái)便存在諸多爭議：關(guān)于其適用范圍，是“僅由”地名構成的商標還是“包含”地名的商標？“不得作為商標”意指“禁注”還是“禁用”？“其他含義”僅指強于地理含義的固有含義，還是包括經(jīng)使用獲得的“第二含義”？本文擬對這些問(wèn)題進(jìn)行探討。

 

       一、《商標法》限制地名作為商標主要基于顯著(zhù)性因素

 

       為厘清上述問(wèn)題，需考察該條款的立法目的。如前所述，該條款是1993年《商標法》新增加的內容，此前在1988年修改的《商標法實(shí)施細則》中有所體現。立法部門(mén)相關(guān)人員在撰寫(xiě)商標法釋義時(shí)提到：關(guān)于地名能否作為商標使用，不同國家的法律實(shí)踐有所不同，有的國家禁止使用地名作為商標，認為地名是公知公用的名稱(chēng)，用地名作商標缺乏顯著(zhù)性，易造成消費者對商品和服務(wù)來(lái)源的誤認，也使同一地區的其他經(jīng)營(yíng)者喪失與商標使用人公平競爭的地位。多數國家主張可以有限制地使用地名作商標，一方面可以維護公平競爭，另一方面也有利于促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。我國則是從我國實(shí)際出發(fā)，作了如述規定。[1]

 

       最高人民法院在“哈爾濱小麥王”再審案中進(jìn)一步指出：“作為商標授權確權審查中的絕對理由條款，商標法禁止將一定范圍內的地名作為商標注冊與使用的主要理由在于，一是防止商標權人不正當地壟斷公共資源。地名作為指代特定地理區域的一種符號表達形式，如若為個(gè)人所獨占，勢必影響社會(huì )公眾使用地名的表達自由。二是防止商標權人通過(guò)占用地名誤導公眾。地名還可能直接指代出產(chǎn)特定品質(zhì)商品的產(chǎn)區，如商標權人提供的產(chǎn)品并非來(lái)源于該特定產(chǎn)區，社會(huì )公眾將可能基于對商品品質(zhì)、商品來(lái)源的錯誤認識，而產(chǎn)生誤認誤購的結果。三是維護商標的顯著(zhù)特征。地名對地理區域具有指代作用，如果商標標志從整體上即可無(wú)歧義地指向地名，顯然不能發(fā)揮識別商品和服務(wù)來(lái)源的作用，除非符合法律另有規定的情形，否則不應作為商標核準注冊”。[2]

 

       可見(jiàn)，商標法限制地名作為商標，主要考慮了商標顯著(zhù)性因素、同一地區其他經(jīng)營(yíng)者合理使用地名的權利以及避免地名商標的欺詐性。其中，商標顯著(zhù)性問(wèn)題為根源性因素。

 

       二、“僅由”還是“包含”？

 

       國家知識產(chǎn)權局商標局和商標評審部門(mén)聯(lián)合制定的《商標審查及審理標準》規定，對《商標法》第十條第二款的理解不僅包括僅由地名組成的商標，還應包括含有地名的商標，因此，商標局、商標評審部門(mén)對于第十條第二款適用含有地名的商標不存異議。但是在商標行政訴訟中，一審法院與二審法院對此問(wèn)題存在過(guò)爭議。在G980887號“ZURICHHELPPOINT”商標駁回復審案中，一審法院認為《商標法》第十條第二款應適用于“僅”由地名構成的商標，但二審法院對此予以了糾正。[3]

 

       當前的主流觀(guān)點(diǎn)認為：根據對《商標法》第十條第二款的文義解釋?zhuān)摽畈⑽词褂?ldquo;僅”“僅由”之類(lèi)的語(yǔ)言，不能得出該款僅適用“僅由”地名構成的商標。如前所述，該款的立法目的主要是為了解決基于顯著(zhù)性的可注冊問(wèn)題，僅由地名組成的商標要審查判斷是否具有“其他含義”，對含有地名的商標，也要從整體上審查判斷其有無(wú)“其他含義”。故兩種情形均應適用商標法第十條第二款。[4]

 

       三、“禁注”還是“禁用”？

 

       由于《商標法》第十條第二款的表述是“不得作為商標”，故關(guān)于“地名條款”到底是禁用條款還是禁注條款，實(shí)踐中存在不同認識。一種觀(guān)點(diǎn)認為：《商標法》第十條第二款屬于禁注條件，禁止地名注冊在于地名作為商標缺乏顯著(zhù)性，容易造成產(chǎn)地誤認。[5]另一種觀(guān)點(diǎn)認為：從第十條的內在結構和表述來(lái)看，應作為禁用條件，不管是否經(jīng)過(guò)使用獲得顯著(zhù)性、是否會(huì )造成產(chǎn)地誤認，均應禁止。[6]

 

       從立法沿革及立法目的分析，該條款主要是為了解決地名商標基于顯著(zhù)性的可注冊問(wèn)題。同時(shí)，從但書(shū)部分的例外規定來(lái)看，該條款并不絕對禁止地名作為商標，滿(mǎn)足一定條件的地名或含有地名的標志仍然可以獲得注冊。最高人民法院《關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第六條規定，商標標志由縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區別于地名的含義，人民法院應當認定其不屬于商標法第十條第二款所指情形。該條對地名可作為商標一部分進(jìn)行注冊的情形予以了明確?？梢?jiàn)，不宜將《商標法》第十條第二款認定為“禁用”條款。

 

       四、對地名“其他含義”的理解

 

       地名商標標志是否具有“其他含義”最基本的判斷依據應當是，公眾對商標所標示的商品或服務(wù)來(lái)源的認知是否基于地名的地理含義。那么，地名具有“其他含義”至少應包括如下幾種情形：

 

       (1)地名文字本身具有其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義，且該含義強于“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名”的地理含義。

 

       國家知識產(chǎn)權局2021年制定的《商標審查審理指南》規定，“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會(huì )誤導公眾的。在“紅河”案中，北京市高級人民法院二審指出：地名具有“其他含義”，應理解為該標志具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義。[7]

 

       （2）地名文字部分與其他文字、圖形等構成要素組合使用，商標整體上具有顯著(zhù)性且形成區別于地名的“其他含義”。

 

        在“上海故事”商標駁回復審案中，最高人民法院2018年作出的再審判決書(shū)認定,申請商標由中文文字“上海故事”構成，雖然包含有直轄市“上海”的名稱(chēng)，但商標整體并不屬于地名，且“上海故事”整體上具有區別于“上海”地名的含義[8]。

 

        北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司訴國家知識產(chǎn)權局、株式會(huì )社巴黎克魯瓦桑商標權無(wú)效宣告請求行政糾紛案（下稱(chēng)“PARIS BAGUETTE及圖”案）亦屬于此種情形，二審法院認為，訴爭商標是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及圖形構成的圖文組合商標，“BAGUETTE”對中國公眾而言，不易識別和認讀，另有圖形要素加入，商標整體上具有區別于地名的含義[9]。近日最高人民法院做出行政裁定書(shū)，裁定駁回北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司的再審申請，二審判決結果再次得到確認[10]。

 

       （3）地名文字商標或者含有地名文字的商標經(jīng)過(guò)使用獲得了“第二含義”。

 

       有觀(guān)點(diǎn)認為，“其他含義”應當是固有的，而且商標法第十條第二款屬于禁用禁注條款，不適用通過(guò)使用獲得“第二含義”的規則，當然不能將通過(guò)使用獲得的“第二含義”認定為“其他含義”。[11]在上述“上海故事”商標駁回復審案中，北京市高級人民法院2014年作出的二審判決認為，申請商標由中文“上海故事”構成，雖然在作為縣級以上行政區劃的地名“上海”之外，申請商標還包含有“故事”二字，但申請商標作為整體所強調和突出的仍然是“上海”的地理屬性，地名要素仍是申請商標的主要含義。在此基礎上，申請商標是否實(shí)際投入使用，對其是否應予核準注冊并無(wú)影響。[12]從該判決可見(jiàn)，彼時(shí)北京市高級人民法院即持此種觀(guān)點(diǎn)，從而對商標申請人提交的商標使用證據未加考慮。后最高人民法院在2018年再審判決書(shū)中雖未對商標使用情況、是否經(jīng)使用獲得“第二含義”進(jìn)行論述，但卻對北京高院的結論予以了糾正，認為“上海故事”整體上具有區別于“上海”地名的含義。

 

       自此，北京市高級人民法院對地名商標是否可經(jīng)使用獲得“第二含義”的審查實(shí)踐發(fā)生了變化。2019年發(fā)布的《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》指出，訴爭商標標志或者其構成要素含有縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，但是整體上具有其他含義的，可以認定其不屬于商標法第十條第二款所規定的情形。具有下列情形之一的，可以認定訴爭商標整體上具有其他含義：（1）訴爭商標僅由地名構成，該地名具有其他含義的；（2）訴爭商標包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區分的；（3）訴爭商標包含地名，整體上雖不能與該地名相區分，但經(jīng)過(guò)使用足以使公眾將其與之區分的。該審理指南將商標經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入了地名商標具有“其他含義”的范疇。

 

       從近年來(lái)的司法實(shí)踐來(lái)看，將商標經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入地名商標具有“其他含義”的考量已成為主流觀(guān)點(diǎn)。如果標志本身具有地理含義以外的其他固有含義，只是排除了其屬于“不得作為商標”的情形，但還需進(jìn)一步考察其是否具有顯著(zhù)性，方知能否注冊；但如果含有地名的標志經(jīng)過(guò)使用獲得了“第二含義”，則具備了商標的標識功能，可以直接確認其可注冊性。對于這種情形的認定，需結合在案使用證據予以綜合判斷。

 

       “PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決雖未直接確認訴爭商標經(jīng)使用獲得了“第二含義”，但北京市高級人民法院認為，根據株式會(huì )社巴黎克魯瓦桑提交的關(guān)于訴爭商標宣傳報道、年度審計報告、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)調查報告等證據足以證明，訴爭商標整體上區別于地名的含義得到了進(jìn)一步強化，可見(jiàn)在確認訴爭商標整體具有“其他含義”的基礎上，亦考慮了訴爭商標的使用情況。

 

       此外，北京市高級人民法院2021年4月2日作出的關(guān)于“南粵”商標無(wú)效宣告案二審判決認定，雖然訴爭商標中的“粵”字與我國省級行政區劃廣東省的簡(jiǎn)稱(chēng)相同，但是訴爭商標由“南”和“粵”二字共同組成，故可以使訴爭商標在整體上具備區別于地名的其他含義。同時(shí)，結合南粵銀行公司提交的在案證據，可以證明訴爭商標經(jīng)過(guò)南粵銀行公司的長(cháng)期大量使用、宣傳，在保險、金融等領(lǐng)域上已具有一定的知名度。[13]該案與“PARIS BAGUETTE及圖”案頗為類(lèi)似，均是在確認商標整體具有地名以外的其他含義基礎上，考慮了商標使用情況與知名度。

 

       五、地名商標是否具有顯著(zhù)性應以相關(guān)公眾的通常認識為標準，結合指定商品或服務(wù)進(jìn)行判斷

 

      《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第七條規定，人民法院審查訴爭商標是否具有顯著(zhù)特征，應當根據商標所指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認識，判斷該商標整體上是否具有顯著(zhù)特征。該規定是對商標顯著(zhù)性判斷規則的高度提煉，在判斷地名商標是否具有顯著(zhù)性時(shí)，同樣適用。對于地名商標具有“其他含義”的，需要以相關(guān)公眾的通常認識為標準，結合指定商品或服務(wù)，判斷其有無(wú)顯著(zhù)性。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審法院認為，公眾基于對訴爭商標核定使用商品“蛋糕、面包”的口感、風(fēng)味、保質(zhì)期短等特點(diǎn)判斷，亦不會(huì )將訴爭商標中的“PARIS”與核定使用商品的產(chǎn)地建立關(guān)聯(lián)。

 

       不可否認，含有地名商標地理描述性的強弱通常與其指定使用的商品密切相關(guān)。例如，“柏林”是德國首都的名稱(chēng)，亦可理解為“柏樹(shù)林”之意。含有“柏林”的標志用于啤酒還是紹興黃酒上，將可能影響關(guān)于其可注冊性的判定。這是因為，德國的啤酒有較高聲譽(yù)和知名度，相關(guān)公眾在啤酒上看到“柏林”字樣后很容易認為其描述了產(chǎn)品的地理來(lái)源。相反，使用在紹興黃酒上則較難產(chǎn)生此類(lèi)聯(lián)想。

 

       六、《商標法》第十條第二款與《商標法》第十條第一款第（七）項、第十一條、第十條第一款第（八）項的適用關(guān)系

 

      《商標法》第十條第一款第（七）項規定，帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決在認定訴爭商標整體上具有區別于地名的含義的基礎上，認定根據株式會(huì )社克魯瓦桑提交的證據，訴爭商標及其權利人與法國具有深厚淵源，核定使用商品的制作工藝、產(chǎn)品特點(diǎn)、風(fēng)味也與法國具有密切關(guān)聯(lián)，故訴爭商標中的“PARIS”傳遞給公眾更多的是商品品質(zhì)和風(fēng)味的信息，而這一信息并未夸大商品的質(zhì)量等特點(diǎn)，沒(méi)有導致公眾產(chǎn)生誤認。因此，訴爭商標的注冊未違反商標法第十條第一款第（七）項的規定。

 

       國家知識產(chǎn)權局2021年制定的《商標審查審理指南》規定，“標志由我國縣級以上行政區劃的地名之外的其他地名構成或者含有此類(lèi)地名，使用在其指定的商品上，容易使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認的”，適用商標法第十條第一款（七）項規定予以駁回。例如，指定商品為“貝殼類(lèi)動(dòng)物（活的）”的“酷艾陽(yáng)澄湖”標志，指定商品為“新鮮水果、新鮮蒜”的“西街口”標志（“西街口”是云南省昆明市石林彝族自治縣下轄一鎮名，該鎮出產(chǎn)的西街口人參果、西街口大蒜等農副產(chǎn)品具有較高知名度）。

 

      《商標審查審理指南》又規定，“商標由兩個(gè)或者兩個(gè)以上行政區劃的地名的簡(jiǎn)稱(chēng)組成，且不會(huì )使公眾發(fā)生產(chǎn)地等特點(diǎn)誤認的，不適用商標法第十條第二款。但容易使消費者對其指定商品的產(chǎn)地或者服務(wù)內容等特點(diǎn)發(fā)生誤認的，適用商標法第十條第一款第（七）項規定予以駁回”。例如，指定使用在“觀(guān)光旅游、旅游安排”服務(wù)上的“青藏”、“川藏”商標。

 

       就服務(wù)而言，服務(wù)沒(méi)有產(chǎn)地只有提供地，服務(wù)地名商標的“產(chǎn)地”欺騙與商品商標的產(chǎn)地欺騙并不完全一樣。除去以現代信息科技為依托的異地服務(wù)，很多服務(wù)都有時(shí)效性和本地性要求，難以使消費者誤認為有其他提供地。例如，上海的粵菜館在商標中使用“廣東”字樣時(shí)，相關(guān)公眾不太可能會(huì )根據該商標誤以為菜品都是在廣東制作，一般只會(huì )認為該商標說(shuō)明了餐飲服務(wù)的特點(diǎn)。因此，服務(wù)商標因地名具有的欺騙性，在很多情況下是因地名導致的服務(wù)  內容和品質(zhì)欺騙。

 

       由于地名天然具有地理描述性，《商標法》第十條第二款地名條款與商標法第十條第一款第（七）項欺騙性條款、第十一條顯著(zhù)性條款、第十條第一款第（八）項不良影響條款在適用要件及判定標準上存在交叉和重疊的部分。在現行《商標法》框架下，對于所涉地名為縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名的，鑒于地名條款相對于欺騙性條款、顯著(zhù)性條款等屬于特別條款，故根據特別條款優(yōu)先適用于一般條款的原則，應優(yōu)先適用《商標法》第十條第二款進(jìn)行判定；如果商標中地名具有“其他含義”，則足以排除欺騙性條款關(guān)于產(chǎn)地誤認的適用；商標中地名不具有“其他含義”，同時(shí)易使公眾對商品的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的，則需同時(shí)適用欺騙性條款；如果均在前述情形之外，還需通過(guò)顯著(zhù)性條款、不良影響條款等進(jìn)一步對其可注冊性予以考量。