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       一、問(wèn)題的提出

 

       馳名商標相比于普通的注冊商標而言，應該獲得更大范圍的保護，這已經(jīng)成為理論和司法實(shí)踐中的共識。根據《商標法》第13條第3款的具體規定，相比于普通的注冊商標，我國對未注冊的馳名商標進(jìn)行同類(lèi)保護，即在行政授權確權程序中，在相同或類(lèi)似商品上與在先未注冊的馳名商標相似的標志會(huì )被禁止注冊；在民事侵權程序中，馳名商標權利人可以禁止他人使用與未注冊馳名商標相同或相似的標志。此外，我國《商標法》還對已注冊的馳名商標進(jìn)行跨類(lèi)保護。有學(xué)者認為馳名商標的保護動(dòng)因是注冊豁免和跨類(lèi)保護，從側面說(shuō)明了馳名商標比普通商標享有更大保護范圍。[1]

 

       2017年最高人民法院發(fā)布的十大知識產(chǎn)權案例之一的“路虎”商標侵權糾紛案，體現了法院對已注冊馳名商標進(jìn)行跨類(lèi)保護。審理該案的二審法院認為：奮力公司被訴標識所使用的商品雖然與路虎公司涉案注冊商標核定使用的商品類(lèi)別不同，但基于路虎公司涉案注冊商標的顯著(zhù)性和長(cháng)期大量使用，相關(guān)公眾已將涉案注冊商標與路虎公司建立起緊密聯(lián)系。但從該案中，看不出法院對已注冊馳名商標進(jìn)行跨類(lèi)保護是依據混淆理論還是依據淡化理論，法院在適用《商標法》第13條時(shí)，僅僅是依據的是混淆理論或淡化理論，還是同時(shí)依據混淆理論和淡化理論？法院在同一案件中用混淆理論和淡化理論共同論證被告侵權的做法是否正確？本文通過(guò)中美兩國的法律、理論和實(shí)踐對上述問(wèn)題進(jìn)行探究。

 

       二、中國司法實(shí)踐中法院處理馳名商標案件的理論依據及學(xué)者評價(jià)

 

      （一）司法實(shí)踐中存在純粹基于淡化理論的案例

 

       情形一：在一個(gè)案件中，法院只根據淡化理論適用《商標法》第13條第3款。如在?？松梨诠?、北京北農國信科技發(fā)展有限公司等侵犯商標專(zhuān)用權糾紛案[2]中，北京知識產(chǎn)權法院指出了在處理商標淡化侵權糾紛中的三層認知標準：如果被訴商品的相關(guān)公眾具有下列三個(gè)層次的認知，則該馳名商標將可以受到反淡化的保護。第一個(gè)層次是被訴商品的相關(guān)公眾對于馳名商標與其所有人在特定商品或服務(wù)上的“唯一對應關(guān)系”有所認知。第二層次的認識是被訴商標的相關(guān)公眾在看到被訴商標時(shí)能夠聯(lián)想到原告的馳名商標。第三層次的認知是被訴商標的相關(guān)公眾能夠認識到被訴商標與原告的馳名商標并無(wú)關(guān)系。從法院的第三層認知中，我們可以看出，該法院將混淆理論和淡化理論的界限劃分的十分明顯，即在淡化情形中，被訴商標的相關(guān)公眾看到馳名商標是不會(huì )認為被訴商標與馳名商標之間擁有某種關(guān)系的，只是看到被訴商標會(huì )喚起對馳名商標的回憶。

 

       情形二：在另一個(gè)案件中，法院先根據混淆理論適用《商標法》第13條第3款，然后用“即便”的表達根據淡化理論適用《商標法》第13條第3款。在景田（深圳）食品飲料集團有限公司與國家知識產(chǎn)權局行政授權確權糾紛案中[3]，法院也對混淆理論和淡化理論進(jìn)行了區分，法院認為，訴爭商標構成對引證商標的復制、模仿，訴爭商標核定使用的商品與引證商標核定使用的商品雖不構成類(lèi)似商品，但相關(guān)公眾在看到使用在上述商品上的訴爭商標時(shí)，容易聯(lián)想到景田公司的馳名商標即“百歲山”商標，基于此種聯(lián)想，相關(guān)公眾可能會(huì )誤認為訴爭商標與景田公司的馳名商標存在某種特定聯(lián)系，從而對商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認。即便部分相關(guān)公眾不會(huì )對商品來(lái)源產(chǎn)生誤認，但相關(guān)公眾的前述聯(lián)想，亦會(huì )割裂“百歲山”商標與景田公司提供的“礦泉水（飲料）”商品之間的固有聯(lián)系，從而導致減弱景田公司馳名商標顯著(zhù)性的損害后果。從法院的論述中可以看出，法院并沒(méi)有認為被告在不相同不類(lèi)似的商品上使用他人的馳名商標既構成混淆又構成淡化，而是認為即便不構成混淆也會(huì )構成淡化。

 

      （二）司法實(shí)踐中存在跨類(lèi)使用馳名商標既構成混淆又構成淡化的案件

 

       經(jīng)過(guò)筆者對涉及馳名商標案件的檢索，發(fā)現司法實(shí)踐中法院純粹基于淡化理論處理的案件的數量很少，法院更加傾向于認為在同一個(gè)案件中，跨類(lèi)使用馳名商標既構成混淆也構成淡化。

 

       在路易威登馬利蒂與潮州市潮安區鳳塘鎮威登路易陶瓷經(jīng)營(yíng)部侵害商標權及不正當競爭糾紛案一審中，原告路易威登馬利蒂是第241000號“路易威登”商標（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案商標）的權利人，該商標核準注冊在第18類(lèi)手提包等商品上，經(jīng)過(guò)原告在中國長(cháng)時(shí)間的廣泛宣傳和使用，已構成馳名商標。被告是個(gè)體工商戶(hù)，經(jīng)營(yíng)范圍為批發(fā)、零售陶瓷衛生潔具。被告在其生產(chǎn)、銷(xiāo)售的坐便器上（第11類(lèi)商品）使用了“威登·路易”。原告認為被告未經(jīng)許可在非類(lèi)似的商品上使用了與涉案商標近似的標識，侵害了原告注冊商標專(zhuān)用權，損害了原告的馳名商標權益，遂向法院提起訴訟。法院認為：“相關(guān)公眾看到被訴產(chǎn)品及被訴標識，容易誤以為被訴行為已獲得原告的許可，或者誤以為原告與被訴產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間具有相當程度的聯(lián)系。坐便器雖然系日常生活用品，但受我國傳統文化的影響，在部分消費者的觀(guān)念中，坐便器因其與排泄物相關(guān)的特性，往往難登大雅之堂。將與原告涉案商標高度近似的‘威登·路易’商標使用在坐便器上，可能會(huì )降低原告‘路易威登’馳名商標在部分消費者心目中的形象，減少部分消費者對‘路易威登’馳名商標的認同感，進(jìn)而損害原告的合法利益。因此，被訴侵權行為已構成貶損原告‘路易威登’馳名商標市場(chǎng)聲譽(yù)的情形。從法院論述的相當程度的聯(lián)系中，可以看出法院認為被告的行為會(huì )引起相關(guān)公眾的混淆，在公眾混淆的基礎上又會(huì )丑化馳名商標。但是令人疑惑的是，相關(guān)公眾既然會(huì )認為被告的行為會(huì )丑化原告的馳名商標，又怎么會(huì )認為被告與原告存在許可、贊助、附屬關(guān)系呢？

 

       在微信食品案中[4]，法院認為，減弱馳名商標顯著(zhù)性是指，減弱馳名商標與其所有人在特定商品上形成的唯一對應關(guān)系。馳名商標的價(jià)值來(lái)源于上述顯著(zhù)性，馳名商標制度旨在保護此種唯一對應關(guān)系免遭破壞。減弱馳名商標與特定商品的對應關(guān)系以及減弱馳名商標與其所有人的對應關(guān)系均屬于上述減弱馳名商標顯著(zhù)性的類(lèi)型。法院隨后認為，“如果訴爭商標使用的商品并非其賴(lài)以馳名的商品，相關(guān)公眾錯誤地認為來(lái)源于馳名商標所有人，則馳名商標與其賴(lài)以馳名商品的唯一對應關(guān)系遭到破壞，馳名商標的顯著(zhù)性被減弱。”可見(jiàn)，該法院同樣認為被告跨類(lèi)使用他人馳名商標的行為除了會(huì )引起公眾混淆，還會(huì )弱化馳名商標的顯著(zhù)性。

 

      （三）學(xué)界對同一行為能否同時(shí)適用混淆理論和淡化理論的評價(jià)

 

       有文章經(jīng)過(guò)統計認為法院對是否獨立適用淡化理論存在不同見(jiàn)解，主要有補充運用模式和獨立運用模式。[5]鄧宏光認為《商標法》第13條完全是以混淆理論為基礎而構建，2009年最高人民法院出臺的《關(guān)于審理涉及馳名商標的民事糾紛案件應用法律若干問(wèn)題的解釋》第9條完全是以混淆理論為基礎而構建的，對第9條的解讀，只能認為它將商標淡化降格為商標混淆的分支，也就是說(shuō)，在我國商標淡化是以存在混淆可能性為前提的。但問(wèn)題是，商標淡化能夠以商標混淆為基礎，這并無(wú)疑問(wèn)。他認為，無(wú)論從理論上，立法上還是國際司法實(shí)踐的角度來(lái)說(shuō)，淡化的成立不需要以存在混淆可能性為前提。[6]但問(wèn)題是在構成混淆的時(shí)侯，被告的商標有沒(méi)有淡化原告的商標？該學(xué)者沒(méi)有明確回答。

 

       劉維對該問(wèn)題進(jìn)行了明確回答。他認為馳名商標保護的必要性原則意味著(zhù)只要能夠用混淆理論解決的案件，則沒(méi)有必要適用淡化理論。淡化案件的論證目標一定是淡化損害，而不可能將混淆與淡化損害并列，也不可能同時(shí)適用《商標法》第57條第2項和第13條第3款。[7]

 

       三、美國司法實(shí)踐中法院處理馳名商標案件的理論依據及學(xué)者評價(jià)

 

      （一）美國法院處理馳名商標案件的司法實(shí)踐

 

        美國司法實(shí)踐中也存在法院認為被告的行為既構成混淆又構成淡化的判決。在美國司法實(shí)踐的一些案件中，法院會(huì )借助混淆的因素論證弱化。在Nabisco訴PF Brands一案中，法院指出“消費者混淆是弱化的證據，在后商標以混淆消費者的方式使用當然會(huì )降低在先商標獨一無(wú)二的顯著(zhù)性。”[8]在Horphag Research Ltd訴Garcia案中，法院認為“實(shí)際淡化已經(jīng)發(fā)生因為被告故意混淆的意圖”。[9]

 

       在美國，司法實(shí)踐的一些案件中，法院在根據傳統的出處混淆和贊助混淆理論判決被告侵權后，會(huì )緊接著(zhù)認定被告的行為也構成對馳名商標的弱化。如在Eli lilly&Co訴Natural Answers案中，法院基于侵權和淡化的判決發(fā)布禁令。[10]在Bell訴Starbuck一案中，原告Bell德克薩斯州經(jīng)營(yíng)著(zhù)一家小型的企業(yè)，這是一個(gè)小型、非正式的聲學(xué)音樂(lè )場(chǎng)所，原告在這個(gè)場(chǎng)所的唯一收入來(lái)源是銷(xiāo)售啤酒，宣傳一種只在這里銷(xiāo)售、名為Starkbock的啤酒，被告是著(zhù)名的銷(xiāo)售咖啡的Starbuck公司，原告請求法院認定銷(xiāo)售Starkbock啤酒的行為不構成侵犯混淆，也不構成對被告商標的淡化。法院認為當混淆可能性被查明的時(shí)候，淡化可能性必然存在。法院在判決中指出，被訴侵權商標有誤導消費者的可能性，因此，被訴侵權商標也違反了聯(lián)邦反淡化法，有可能淡化被告的STARBUCKS的商標。[11]在上述的Nabisco訴PF Brands一案中，法院認為“在后商標的以混淆消費者的方式使用當然會(huì )淡化在先商標的顯著(zhù)性。”

 

       這些判決也和部分學(xué)者的觀(guān)點(diǎn)相符。G.N.Magliocaa就認為，“盡管淡化經(jīng)常被描述為開(kāi)始于混淆可能性測試離開(kāi)的時(shí)候，但是更精確的說(shuō)法應該是侵權緊跟著(zhù)淡化……任何侵權情形都會(huì )被淡化所覆蓋。”[12]J.B.Swann認為：“混淆和淡化都是心理聯(lián)系情形，它們都存在于從對來(lái)源產(chǎn)生錯誤的開(kāi)始到降低對來(lái)源識別的結束的統一體”[13]這些觀(guān)點(diǎn)似乎認為淡化是消費者看到被訴商標會(huì )想到馳名商標，混淆是在這一聯(lián)想的基礎上消費者認為被訴商標和馳名商標有特定關(guān)系，混淆與淡化只是聯(lián)想程度的不同，混淆是程度更加深的聯(lián)想，所以發(fā)生了混淆就一定發(fā)生了淡化。

 

       麥卡錫教授認為上述的案例和觀(guān)點(diǎn)都基于這樣的一種錯誤觀(guān)點(diǎn)：淡化是一種由混淆引起的損害，混淆和淡化是同一條線(xiàn)上的兩個(gè)點(diǎn)。麥卡錫教授認為混淆和淡化不是同一火車(chē)道的兩個(gè)站點(diǎn)，它們是不同方向的兩條線(xiàn)路，商標混淆不必然引起淡化，淡化是一種獨立的理論，是由消費者不同的認知產(chǎn)生的另一種形式的損害，任何將混淆和淡化綁在一起的企圖都將導致困惑。淡化不是由混淆造成損害的同義語(yǔ)，法律上的淡化有其特殊含義，是指被告使用馳名商標的行為不會(huì )造成來(lái)源混淆或者贊助、附屬等混淆。[14]

 

      （二）美國學(xué)者對淡化理論和混淆理論的評價(jià)

 

       淡化理論和混淆理論不同。從反淡化是否保護消費者的角度，麥卡斯教授認為商標法不保護消費者被欺騙。傳統的商標法主要保護消費者免受混淆和欺騙的政策，而淡化法主要類(lèi)似于一種絕對的財產(chǎn)保護。反淡化法和侵犯財產(chǎn)的法律很像，和消費者權利保護法不像。[15]在維多利亞的秘密一案中，最高法院也采取類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)，認為：與傳統的商標侵權法不同的是，商標淡化法不是在普通法的基礎上發(fā)展的，也不是在保護消費者利益的動(dòng)機下發(fā)展的。[16]從商標財產(chǎn)屬性的角度，反淡化法將商標當作絕對的財產(chǎn)。麥卡錫教授認為，傳統商標法只有在保護消費者和因為混淆造成商業(yè)損失時(shí)，才把商標看成是財產(chǎn)。反淡化法完全走了一個(gè)不同的方向，創(chuàng )造了一種不用由消費者產(chǎn)生混淆的絕對財產(chǎn)。[17]

 

        Beebe教授發(fā)現，對淡化的判斷通常依附于商標侵權，因而其似乎是多余的。在85個(gè)案例中，有64個(gè)案例同時(shí)討論了侵權和淡化問(wèn)題，其中57個(gè)案例在這兩個(gè)問(wèn)題上的結論一致。重要的結論是：在這64個(gè)既討論侵權又討論淡化的案件中，沒(méi)有一起是判決淡化成立而侵權不成立的。[18]在僅僅討論商標侵權或者商標淡化案例中，大多數是分析商標侵權。在Beebe教授看來(lái)，司法實(shí)踐中之所以把淡化看成是多余的，很大程度上是因為：混淆理論隨著(zhù)時(shí)間的推移適用范圍在逐步擴大，從而使得商標權人的保護范圍已經(jīng)有所擴大。其次，盡管美國《2006商標淡化修正法案》（下稱(chēng)TDRA）將淡化的救濟變成淡化可能性標準，從而使受案范圍得到擴大，但對于當事人來(lái)說(shuō)，更重要的是損害賠償救濟，而不是禁令。而TDRA對損害賠償的前提條件是要證明侵權人的惡意，要獲得損害賠償的救濟仍然非常困難。最后，商標淡化的主流支撐理論是搜索成本理論，這種理論認為制止淡化的一個(gè)很重要的原因是商標淡化導致消費者在進(jìn)行購物的過(guò)程中不得不同時(shí)考慮商標所可能代表的不同商品，從而使其搜索的過(guò)程減慢，而如果消費者發(fā)生了混淆，也會(huì )導致消費者的搜索成本增加，這使得商標淡化理論似乎不能與混淆理論完全分離。這三個(gè)原因可能使得在TDRA通過(guò)后的相當長(cháng)的時(shí)間里，商標淡化保護只能依附于商標混淆侵權保護的地位。[19]

 

       但美國《反不正當競爭法重述》認為同一主體不可能既產(chǎn)生混淆又產(chǎn)生淡化。美國《反不正當競爭法重述》對混淆理論和淡化理論做了一個(gè)清晰的劃分。美國《反不正當競爭法重述》指出：為了使淡化發(fā)生，潛在的購買(mǎi)者必須在原告的商標和被告的標志之間建立聯(lián)系。但是這種聯(lián)系并不是作為商標侵權責任的基礎——錯誤地認為原告在某種程度上與被告的商品有關(guān)，而是準確地認識到與原告有關(guān)的商標現在也被另一個(gè)人用作識別符號。[20]

 

       對于一部分人會(huì )混淆，而另一部分人不會(huì )的情形，《反不正當競爭法重述》也做了清晰的闡述：被告未經(jīng)授權的使用行為可以在一部分人心里產(chǎn)生混淆，也可能在一部分人心里產(chǎn)生淡化，但是同一個(gè)人的心里不可能同時(shí)發(fā)生混淆和淡化。產(chǎn)生混淆的消費者會(huì )認為在后使用商標的人與商標權人存在某種聯(lián)系，因此，對于產(chǎn)生混淆的消費者來(lái)說(shuō)，這樣的使用不會(huì )降低商標的顯著(zhù)性。[21]這個(gè)觀(guān)點(diǎn)與上述的微信食品案的觀(guān)點(diǎn)不同。

 

       四、結論

 

       對于跨類(lèi)使用馳名商標是否既構成混淆又構成淡化這一問(wèn)題，中美的司法實(shí)踐都給予了肯定的回答，都承認在同一判決中，可以判定被告的行為既構成商標侵權也構成商標淡化。對于同一主體能否既產(chǎn)生混淆又產(chǎn)生淡化這一問(wèn)題，美國《反不正當競爭法重述》認為不能，而在微信案中，中國的法院認為“如果訴爭商標使用的商品并非其賴(lài)以馳名的商品，相關(guān)公眾錯誤地認為來(lái)源于馳名商標所有人，則馳名商標與其賴(lài)以馳名商品的唯一對應關(guān)系遭到破壞,馳名商標的顯著(zhù)性被減弱。”法院對該問(wèn)題似乎給了肯定的回答。筆者認為同一主體在產(chǎn)生混淆時(shí)，必然不會(huì )弱化對馳名商標的認識，理由是淡化是“一商標兩來(lái)源”，當消費者對產(chǎn)品的來(lái)源發(fā)生混淆的時(shí)候，消費者想到的是原告的馳名商標，混淆的過(guò)程恰恰維持住了馳名商標與原告“一來(lái)源”的聯(lián)系。

 

       筆者認為法院之所以會(huì )在微信案中這樣論述，是因為我國《商標法》第13條沒(méi)有把跨類(lèi)混淆和跨類(lèi)淡化設置成兩個(gè)條款，而是將二者都放入了第13條第3款中，這就導致法官不得不將顯著(zhù)性擴大解釋。同時(shí)，法院在適用第13條第3款中，若對混淆和淡化不加區分的話(huà)，就會(huì )產(chǎn)生上述路易威登案中的“相關(guān)公眾既然會(huì )認為被告的行為會(huì )丑化原告的馳名商標，又會(huì )認為被告與原告存在許可、贊助、附屬關(guān)系”這種矛盾的結論。筆者認為法院在同一案件中若想要既適用混淆理論又適用淡化理論時(shí)，可以用“即便相關(guān)公眾不會(huì )產(chǎn)生混淆，但也會(huì )淡化馳名商標”這樣的表述，對混淆理論和淡化理論在層次上做一個(gè)區分。