專(zhuān)利審查意見(jiàn)答復，是作為一名合格的專(zhuān)利代理師的必備技能。在審查意見(jiàn)答復的過(guò)程中，不管是修改或不修改權利要求書(shū)（即增加或不增加技術(shù)特征），我們最終的落腳點(diǎn)都是論述區別技術(shù)特征是非顯而易見(jiàn)的（顯著(zhù)的進(jìn)步比較好論述）。那么在論述區別技術(shù)特征是非顯而易見(jiàn)的，具體有哪些策略呢？
專(zhuān)利審查意見(jiàn)答復，是作為一名合格的專(zhuān)利代理師的必備技能?！秾?zhuān)利審查指南》里指出，評價(jià)發(fā)明有無(wú)創(chuàng )造性，應該以專(zhuān)利法第22條第3款為基準，并給出了突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的一般性判斷方法和顯著(zhù)的進(jìn)步的判斷標準。對于突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷，《專(zhuān)利審查指南》指出，判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，要求保護的發(fā)明相對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)。如果要求保護的發(fā)明相對于現有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的，則具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。
也就是說(shuō)，在審查意見(jiàn)答復的過(guò)程中，不管是修改或不修改權利要求書(shū)（即增加或不增加技術(shù)特征），我們最終的落腳點(diǎn)都是論述區別技術(shù)特征是非顯而易見(jiàn)的（顯著(zhù)的進(jìn)步比較好論述）。那么在論述區別技術(shù)特征是非顯而易見(jiàn)的，具體有哪些策略呢？
1、 對比文件沒(méi)有公開(kāi)本申請的區別技術(shù)特征
在較多的情況下，審查員會(huì )指出對比文件公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征。這個(gè)時(shí)候專(zhuān)利代理師應該仔細閱讀本申請和對比文件記載的內容，對比一下對比文件的技術(shù)特征和本申請的區別技術(shù)特征，具體是不是相同或等同的，所解決的技術(shù)問(wèn)題是不是相同的，帶來(lái)的技術(shù)效果是不是相同的。而不能在沒(méi)有仔細研究對比文件和本申請的請況下，就認同審查員的觀(guān)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)分析后，區別技術(shù)特征與對比文件的技術(shù)特征不同，或者與對比文件的技術(shù)特征相同、但是解決的技術(shù)問(wèn)題和帶來(lái)的技術(shù)效果不同，則不能認為對比文件公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征。
2、公開(kāi)原理不代表公開(kāi)技術(shù)方案
同樣，在審查員指出對比文件公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征時(shí)，代理師要仔細甄別，對比文件（更常見(jiàn)是的論文、期刊等）是公開(kāi)了本申請的原理，還是公開(kāi)了具體的技術(shù)方案。如果對比文件只是公開(kāi)了原理，沒(méi)有公開(kāi)具體的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員將該原理應用到具體的技術(shù)方案里，是付出了創(chuàng )造性勞動(dòng)的，審查員不能因為對比文件公開(kāi)了原理，就否定本申請的創(chuàng )造性。
例如軟件方法中，通常會(huì )用到邏輯判斷（是/否），邏輯判斷（是/否）是很常見(jiàn)的原理，但是應用到具體的技術(shù)方案中，審查員是不能否定其創(chuàng )造性的。具體如在一導航方法中，邏輯判斷結果為是，則直行；是否，則向右拐。審查員不能因為邏輯判斷（是/否）是很常見(jiàn)的原理，就否定該導航方法的創(chuàng )造性。
3、領(lǐng)域不同，難以結合，有結合障礙
在審查員指出對比文件2（對比文件1為最接近的現有技術(shù)）公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征時(shí)，代理師要分辨對比文件1和對比文件2所屬的技術(shù)領(lǐng)域。即使對比文件2確實(shí)公開(kāi)了本申請的區別技術(shù)特征，但是如果對比文件2和對比文件1分屬不同的技術(shù)領(lǐng)域，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件2的技術(shù)特征與最接近的現有技術(shù)（對比文件1）結合，具有結合障礙，或者說(shuō)本領(lǐng)域技術(shù)人員很難將對比文件2的技術(shù)特征與最接近的現有技術(shù)（對比文件1）結合。
4、反向教導、反向啟示
有時(shí)候，審查員會(huì )認為，對比文件2（對比文件1為最接近的現有技術(shù)）給出了技術(shù)啟示，或者將對比文件2的技術(shù)特征與對比文件1結合來(lái)解決本申請的技術(shù)問(wèn)題是容易想得到的。這個(gè)時(shí)候要分析一下，對比文件2的技術(shù)特征解決的技術(shù)問(wèn)題是什么，帶來(lái)的技術(shù)效果是什么，給出技術(shù)啟示是什么，如果對比文件2給出的是反向教導、反向啟示，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀對比文件2后，得不到本申請的技術(shù)方案，而是得到另一種方案。
5、區別技術(shù)特征不是慣用手段
有些時(shí)候，審查員會(huì )認為區別技術(shù)特征是慣用手段，在這種情況下，代理師應指出本申請解決的技術(shù)問(wèn)題是什么，解決該技術(shù)問(wèn)題的本領(lǐng)域慣用手段是什么，從而下結論說(shuō)明本申請的區別技術(shù)特征不是慣用手段。同時(shí)還需說(shuō)明，如果審查員堅持認為是慣用手段，請給出證據。
6、技術(shù)方案是一個(gè)整體，不能被割裂
例如，本申請包括多個(gè)步驟，審查員將多個(gè)步驟分割成一個(gè)個(gè)技術(shù)特征，然后分別用對比文件1、對比文件2、對比文件3等來(lái)評價(jià)本申請的技術(shù)特征，這個(gè)時(shí)候代理師可以答復，本申請的技術(shù)方案應該看做一個(gè)整體，而不能被割裂，本申請的多個(gè)步驟（技術(shù)特征）相互關(guān)聯(lián)，相互協(xié)同，起到了XXXX的效果。同時(shí)指出，本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件1、對比文件2、對比文件3等結合，本身就付出了創(chuàng )造性勞動(dòng)。
審查意見(jiàn)的答復形式多變、靈活多樣，并不限于上述幾種形式。審查意見(jiàn)的答復應結合具體的實(shí)際情況，尋找突破口；在陳述意見(jiàn)時(shí)擺明觀(guān)點(diǎn)、說(shuō)明理由，據理力爭，有條有理的作答。筆者一直認為，答復審查意見(jiàn)與專(zhuān)利文本的撰寫(xiě)一樣重要。一個(gè)專(zhuān)利文本撰寫(xiě)地再好，但是在審查意見(jiàn)答復時(shí)，胡亂修改權利要求書(shū)和撰寫(xiě)意見(jiàn)陳述書(shū)，不僅會(huì )導致最后保護的技術(shù)方案脫離發(fā)明人最初的發(fā)明構思，而且會(huì )極大縮小保護范圍，最后導致即便專(zhuān)利被授權，也只是一張廢紙。同時(shí)，在專(zhuān)利侵權認定中有“禁止反悔原則”，代理師在審查意見(jiàn)答復中所陳述的意見(jiàn)，都有可能在以后的侵權認定中，起到至關(guān)重要的作用。所以代理師在答復審查意見(jiàn)時(shí)，一定謹慎小心，嚴謹作答，切不可為了自己的薪資提成，草草作答，讓申請人的權利嚴重喪失。
【關(guān)閉】
