摘 要：專(zhuān)利審查過(guò)程中會(huì )遇到申請人在收到授予專(zhuān)利權通知書(shū)后主動(dòng)提出分案申請的情況，并且大多數情況下原申請并不存在單一性缺陷。針對此類(lèi)原申請不存在單一性缺陷的分案申請，如何處理存在不同的觀(guān)點(diǎn)和做法，本文從不同的角度對此類(lèi)分案申請進(jìn)行探討，并結合法院對此類(lèi)分案申請的判例，給出相關(guān)的審查建議。
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分案申請是一類(lèi)特殊的專(zhuān)利申請，《專(zhuān)利審查指南》規定：“一件專(zhuān)利申請包括兩項以上發(fā)明的，申請人可以主動(dòng)提出或者依據審查員的審查意見(jiàn)提出分案申請。”該規定沒(méi)有明確可以分案的原申請是否存在單一性缺陷，也沒(méi)有進(jìn)一步明確兩項發(fā)明的具體含義。在審查實(shí)踐中存在原申請不存在單一性缺陷的分案申請，針對此類(lèi)申請審查員的處理方式存在不同，本文對該類(lèi)分案申請的審查從不同的角度進(jìn)行探討，并給出了審查建議。
一、分案申請的由來(lái)
分案申請是從原申請中分割出來(lái)的一部分，其形式上雖然是一個(gè)新申請，但實(shí)際上和原申請具有同等地位，即申請日仍是原申請的申請日，如果原申請享有優(yōu)先權，則可繼承原申請的優(yōu)先權日。分案申請的法律規定來(lái)自《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第四十二條第一款，為什么要規定分案申請則要追溯到《專(zhuān)利法》。我國《專(zhuān)利法》第三十一條規定，專(zhuān)利申請需要符合單一性要求，對于不符合單一性要求時(shí)應當如何處理由《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第四十二條第一款作出規定。因此，探討分案申請必然不能脫離開(kāi)單一性，拋開(kāi)單一性的分案申請必然背離了分案申請的立法本意。
在一件專(zhuān)利申請中，申請人實(shí)際公開(kāi)了多項發(fā)明創(chuàng )造，并表達了希望就這些發(fā)明創(chuàng )造獲得專(zhuān)利保護的意愿，由于該申請不符合單一性的要求，也就不能在一件申請中得到保護。如果僅因為這一原因就迫使申請人僅僅保留其中一項發(fā)明創(chuàng )造，對其他發(fā)明創(chuàng )造只能隨后重新提出一件新的專(zhuān)利申請，以隨后的提交作為其申請日，則申請人的利益就會(huì )受到損害?；谶@一理由，《專(zhuān)利法實(shí)施細則》規定申請人可以隨后針對上述其他的發(fā)明創(chuàng )造提出一件特殊的專(zhuān)利申請，這就是所謂的“分案申請”。分案申請可以保留其原申請日或優(yōu)先權日，這樣就保證了專(zhuān)利申請人的正當利益不受損害，這是我國分案申請制度的立法宗旨。
二、原申請不存在單一性缺陷的分案申請
目前存在一些分案申請，其本身并不存在單一性缺陷，符合授權條件，申請人在收到授予專(zhuān)利權通知書(shū)以后，辦理登記手續前，將原申請權利要求進(jìn)行調整組合，或重新概括形成新的權利要求，提交分案申請。
審查過(guò)程中，針對此類(lèi)分案申請是否成立存在兩種不同觀(guān)點(diǎn)。一種觀(guān)點(diǎn)認為：此類(lèi)分案申請提出的時(shí)機符合規定，《專(zhuān)利法》《專(zhuān)利法實(shí)施細則》《專(zhuān)利審查指南》中均沒(méi)有明文規定類(lèi)似情況不能提出分案申請，因此分案成立；另一種觀(guān)點(diǎn)認為：此類(lèi)分案申請并不是為了克服單一性缺陷而提出的，與分案申請的立法本意相悖，分案不成立。
下文將針對上述兩種觀(guān)點(diǎn)嘗試從申請人、代理師、社會(huì )公眾和審查部門(mén)的角度分別進(jìn)行討論。
第一，從申請人的角度。申請人在原申請收到授予專(zhuān)利權通知書(shū)和辦理登記手續通知書(shū)后，可以得知其原申請技術(shù)方案符合授權條件，此時(shí)提交分案申請，提交時(shí)機符合規定，分案申請與原申請雖然不存在單一性缺陷，但《專(zhuān)利法》《專(zhuān)利法實(shí)施細則》《專(zhuān)利審查指南》均沒(méi)有明文規定不能提交不存在單一性缺陷的分案申請。分案申請的權利要求與原申請的權利要求保護范圍不同，屬于不同的發(fā)明創(chuàng )造，由于原申請技術(shù)方案符合授權條件，分案申請的技術(shù)方案同樣很容易獲得授權，可以通過(guò)分案申請再獲得多件專(zhuān)利權。
第二，從代理師的角度。很多代理師存在這樣一個(gè)概念，并非僅限于出現有單一性問(wèn)題時(shí)才能提出分案申請。特別是由于在發(fā)明實(shí)質(zhì)審查中，審查員一般不允許超出原權利要求范圍的修改（即使這種修改沒(méi)有超出《專(zhuān)利法》第三十三條規定的范圍），為了對原權利要求進(jìn)行修改，改變原權利要求保護的范圍，代理師只好通過(guò)提交分案申請的形式對原申請進(jìn)行修改。另外，對于涉外代理的代理師，由于受到美國分案申請的影響和委托人（申請人）的要求，也會(huì )在收到授權通知書(shū)后提交分案申請。
第三，從社會(huì )公眾的角度。此類(lèi)分案申請對社會(huì )公眾是不利的。原申請辦理登記手續并公告后，社會(huì )公眾對其專(zhuān)利保護范圍有了明確了解，但是社會(huì )公眾在分案申請被公開(kāi)或公告前并不能得知申請人還提交了分案申請，保護了一個(gè)類(lèi)似的技術(shù)方案或者在原申請中已經(jīng)公開(kāi)但是未要求保護的技術(shù)方案。社會(huì )公眾在實(shí)施該類(lèi)似技術(shù)方案或者原申請中未要求保護的技術(shù)方案時(shí)可能并不侵犯專(zhuān)利權人的權利，但是在分案申請授權后則侵犯了專(zhuān)利人的權利。這種是否侵權的不確定性導致社會(huì )公眾無(wú)所適從，不利于社會(huì )經(jīng)濟的穩定性和繼續創(chuàng )新的積極性。
第四，從專(zhuān)利審查部門(mén)的角度。原申請和分案申請實(shí)際上對現有技術(shù)的貢獻沒(méi)有實(shí)質(zhì)區別，審查部門(mén)在審查原申請時(shí)已經(jīng)分配審查員進(jìn)行審查，如果對同樣技術(shù)內容的分案申請重新分配審查員再次進(jìn)行審查，則多個(gè)審查員針對多個(gè)技術(shù)方案無(wú)實(shí)質(zhì)區別的分案進(jìn)行審查，浪費了審查資源。這種審查資源的浪費對其他申請人和社會(huì )公眾是不公平的，同時(shí)不同審查員進(jìn)行審查也存在審查結論不一致的可能性。
三、法院對類(lèi)似分案申請的判例
2020 年北京知識產(chǎn)權法院就上述情形的分案申請在審查階段作出的分案不成立的審查決定提出的行政訴訟所作出的行政判決，支持了分案不成立的作法。
北京知識產(chǎn)權法院 (2020) 京 73 行初 3088號行政判決書(shū)涉及某公司不服國家知識產(chǎn)權局作出的分案視為未提出的行政復議決定。
該行政復議決定涉及該公司的一件分案申請，該分案申請的原申請被授予專(zhuān)利權，其限定的保護范圍確定，且符合單一性的要求。該公司在收到原申請授予專(zhuān)利權通知書(shū)和辦理手續登記通知書(shū)后，將原申請的權利要求簡(jiǎn)單修改后，提出分案申請。國家知識產(chǎn)權局根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第四十二條第一款的規定作出分案申請視為未提出通知書(shū)。該公司針對分案申請視為未提出通知書(shū)提出行政復議，國家知識產(chǎn)權局維持了分案視為未提出通知書(shū)。該公司不服該行政復議決定，向北京知識產(chǎn)權法院提起訴訟。北京知識產(chǎn)權法院在行政判決書(shū)中認為：《專(zhuān)利法實(shí)施細則》中的“兩項以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀(guān)設計”指得是兩項或者兩項以上彼此獨立、不同的發(fā)明創(chuàng )造，并不表示申請人可以隨意將原申請權利要求的技術(shù)特征簡(jiǎn)單修改或組合后，另行作為分案申請提出。
原申請權利要求與分案申請權利要求存在的差異較小，不足以構成兩項或兩項以上彼此獨立、不同的發(fā)明創(chuàng )造，則原申請并未包括兩項以上實(shí)用新型，不符合分案條件。
四、此類(lèi)分案申請的審查處理建議
對于此類(lèi)分案申請，如何處理，主要從以下幾個(gè)方面考慮：
第一，分案申請的立法本意就是保護因原申請存在單一性缺陷而不能在原申請中得到保護的技術(shù)方案，避免申請人的利益損失。在原申請中，申請人做出的技術(shù)貢獻已經(jīng)明確記載，申請人也已經(jīng)明確了其請求保護的范圍，并且在原申請的審查過(guò)程中申請人有權利調整其保護范圍，申請人的利益可以在原申請中得到保護，不會(huì )造成損失。此類(lèi)分案申請，其做出的技術(shù)貢獻沒(méi)有實(shí)質(zhì)變化，原申請完全能夠保護，不需要通過(guò)分案申請的方式再次要求保護。
第二，專(zhuān)利審查不僅涉及申請人與審查員雙方，還需要考慮社會(huì )公眾的利益，以及審查資源等問(wèn)題。此類(lèi)分案申請對社會(huì )公眾的不確定性和審查資源的浪費是不言而喻的。
第三，退而言之，此類(lèi)分案申請請求保護的技術(shù)方案多是對技術(shù)特征進(jìn)行了調整組合或重新概括，這些調整組合或重新概括的技術(shù)方案大多在原申請中沒(méi)有完全一樣的記載，存在分案申請超范圍的可能。即使分案成立，由于分案申請的技術(shù)方案超范圍仍需要修改，且修改后的技術(shù)方案很可能與原申請的技術(shù)方案相同而出現重復授權的問(wèn)題，所以此類(lèi)分案申請大多沒(méi)有授權前景。
綜上，如果原申請符合單一性要求，且分案申請的權利要求與原申請的權利要求屬于同一發(fā)明構思，僅是將原申請權利要求的技術(shù)特征簡(jiǎn)單修改或者組合后提出的分案申請，審查實(shí)踐中應當直接根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第四十二條第一款作出分案視為未提出的審查決定。
【關(guān)閉】
