2019年《商標法》第四條實(shí)施以來(lái)，企業(yè)申請商標數量較多時(shí)，商標注冊審查環(huán)節如何區別“正當防御”、“合理儲備”與“囤積”的問(wèn)題備受關(guān)注。
有人提出商標局對企業(yè)的“防御性注冊”和“儲備商標”適用第四條駁回屬于“矯枉過(guò)正”，筆者不認同這種觀(guān)點(diǎn)。國家知識產(chǎn)權局近期發(fā)布的《商標審查審理指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)指南）對不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審查審理做了專(zhuān)章說(shuō)明?！吨改稀穼Α渡虡朔ā返谒臈l的立法目的解釋為：1.規制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為。2.增強注冊申請人的使用義務(wù)。企業(yè)基于防御目的商標申請行為雖無(wú)惡意，也難以履行商標的使用義務(wù)。防御性商標和儲備商標超出一定數量時(shí)，以第四條駁回完全符合《商標法》立法目的。本文探討依據第四條審查要點(diǎn)，企業(yè)的“防御性商標”和“儲備商標”落入第四條審查時(shí)，是否被認為“囤積”的考慮因素。
基于企業(yè)防御性注冊和儲備性注冊的現實(shí)需要，《指南》在第四條的適用要件中規定，以下兩種情形不適用《商標法》第四條：1.申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標。2.申請人為具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，預先適量申請商標?？梢钥闯?，《指南》對“正當防御”的限定條件是“有注冊商標”前提下申請“與其注冊商標標識相同或者近似的商標”，審查中，企業(yè)申請注冊與其注冊商標標識相同或者近似的商標，即使全類(lèi)申請，一般也不認為違反《商標法》第四條?！吨改稀穼?ldquo;合理儲備”的限定條件是“具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)”和“適量”，儲備性商標可接受的范圍是依據合理推斷，有實(shí)際使用商標的可能性，在此基礎上“適量”。
“防御性商標”如何不會(huì )“防御過(guò)度”？
正當防御與防御過(guò)度的邊界無(wú)法確定具體數值，與惡意申請和囤積注冊的判斷類(lèi)似，需綜合考量申請人的經(jīng)營(yíng)情況、主商標的知名度等，綜合判斷可接受的“防御半徑”。一般來(lái)講，“防御性商標”與主商標近似度越高、主商標的知名度越高、申請人的經(jīng)營(yíng)范圍越廣，可容許的防御性商標的數量越大。反之，則可能侵占公共領(lǐng)域商標資源，可容許的防御性商標的數量越小。
以海底撈公司的“商標護城河”為例，該公司名下3500余件商標，根據不同申請情形，以當前的審查標準判斷，“海底撈”、“海底撈火鍋及圖”“HI”“一起HI海底撈”等全類(lèi)申請的商標、“海底撈給力”“海底撈造爽”“海底撈制嗨”等重點(diǎn)類(lèi)別申請的商標，與其注冊商標標識相同或者近似，屬于《指南》規定可不適用第四條的情形。全類(lèi)申請的“大HI”“中HI”、“大嗨”“中嗨”等系列商標依據合理推斷，有實(shí)際使用的可能性。在第29、30、32、35、43類(lèi)申請的“海底嘮”“海底澇”“海底三勞”“三每底撈”等商標可認為是“正當防御”。其余幾百件商標，如在第43類(lèi)申請的“豫底撈”等“行政區劃簡(jiǎn)稱(chēng)+底撈”系列、“秦底撈”等“朝代名稱(chēng)+底撈”系列、“杯底撈”等奇怪的“底撈”系列、“勺里撈”等各種“里撈”系列與其主商標“海底撈”不近似，且數量達近千件，就有“防御過(guò)當”的嫌疑了。
企業(yè)以防御為目的申請商標，要考慮自身情況，適量申請。實(shí)際審查中，基于防御意圖申請的理由成立的前提一般不僅僅是有注冊商標，還要求注冊商標已投入使用，未實(shí)際使用的商標“預先防御”一般不予支持。為防止落入第四條審查，筆者不建議成系列、集中申請防御性商標。
“儲備商標”多少算“適量”？
“儲備商標”是指申請人為未來(lái)業(yè)務(wù)拓展，預先申請的商標。“儲備商標”被認定違反第四條，一般是認為符合《指南》列舉的“商標注冊申請數量巨大，明顯超出正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求，缺乏真實(shí)使用意圖，擾亂商標注冊秩序的”之情形。當“儲備商標”涉嫌囤積落入第四條審查范圍時(shí)，是否屬于囤積，關(guān)鍵就在于是否基于具有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)，申請數量是否在合理范圍內。申請指定的類(lèi)別與其經(jīng)營(yíng)范圍是否相關(guān)度越大、申請人綜合實(shí)力越強、行業(yè)特點(diǎn)對商標的需求量越大，可接受的“儲備商標”的數量越大。
服裝、游戲、食品等行業(yè)的企業(yè)一般對商標的需求量較大，審查中也會(huì )考慮行業(yè)特點(diǎn)，不會(huì )僅以數量對是否“囤積”做出判斷。如杭州某公司，名下共申請商標2300余件，其集中申請的394件商標落入第四條審查，審查員發(fā)出《審查意見(jiàn)書(shū)》請申請人說(shuō)明情況，申請人回文材料包括：1.其為規模較大的母嬰產(chǎn)品行業(yè)，提供了大量證據佐證。2.對本次申請的394件商標的使用意圖都做出了說(shuō)明。3.答辯稱(chēng)其2300余件商標有90%圍繞核心品牌展開(kāi)，儲備商標不足兩百件。審查中認可了申請人的說(shuō)明理由，對該批次商標未適用《商標法》第四條。
涉嫌囤積時(shí)，《審查意見(jiàn)書(shū)》如何回復？
目前的審查中，對涉嫌違反《商標法》第四條的商標申請，不會(huì )直接駁回，而是先發(fā)出《審查意見(jiàn)書(shū)》請申請人說(shuō)明情況，這也在很大程度上避免“冤殺”。
“防御性注冊”在回復《審查意見(jiàn)書(shū)》時(shí)，重點(diǎn)應放在主商標的使用證據和知名度方面的證據上，商標維權的證明也可作為防御性注冊正當性的佐證?！秾彶橐庖?jiàn)書(shū)》列明的商標應盡可能全部提供合理性說(shuō)明和證據，只有說(shuō)明沒(méi)有證據的回復意見(jiàn)一般不被接受。無(wú)法提供所有在列商標的正當性證據時(shí)，主動(dòng)撤回一部分商標申請，提供剩余商標申請的正當性證明也是避免“全軍覆沒(méi)”的方式。
“儲備商標”一般未實(shí)際使用，在回復《審查意見(jiàn)書(shū)》時(shí)，重點(diǎn)是證明有使用意圖，提交未來(lái)使用商標可能性的證據。行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍等可作為申請數量多的佐證，“有現實(shí)預期的未來(lái)業(yè)務(wù)”是指已經(jīng)在籌備中的，企業(yè)已經(jīng)做好準備予以實(shí)施的未來(lái)業(yè)務(wù)，有力的證據材料是項目策劃過(guò)程中的證明文件、為未來(lái)業(yè)務(wù)實(shí)施做出準備的證明等。
申請人在收到涉嫌違反第四條的《審查意見(jiàn)書(shū)》時(shí)，就代表“防御過(guò)度”或者“儲備商標”的數量超出可接受范圍了，申請人需要有實(shí)際證據證明其正當性和合理性，僅說(shuō)理性的回復意見(jiàn)，很難被認可。
企業(yè)在正確認識商標被侵權的風(fēng)險的前提下，沒(méi)有試圖獲得高于普通商標甚至馳名商標保護范疇的心理，基于企業(yè)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要申請商標，一般不會(huì )落入第四條的打擊范圍。在商標局嚴厲打擊商標惡意申請和囤積注冊的大環(huán)境下，相信企業(yè)會(huì )更理性地申請“防御性商標”和“儲備商標”。
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