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第9078904號“南紅”商標（以下稱(chēng)爭議商標）由保山市隆陽(yáng)區金水閣酒店于2011年1月21日申請注冊，核定使用在第14類(lèi)瑪瑙、黃琥珀色寶石、人造琥珀制珍珠(壓制的琥珀)、護身符(首飾)、手鐲(首飾)、珠寶(首飾)、寶石、黑色大理石飾品、翡翠、鑰匙圈(小飾物或短鏈飾物)商品上，于2012年1月28日取得注冊。2018年1月6日經(jīng)商標局核準該商標轉讓至湖南南紅文化傳媒有限公司（即本案被申請人）。

 

2019年1月14日保山市隆陽(yáng)區南紅瑪瑙協(xié)會(huì )（即本案申請人）對爭議商標提出無(wú)效宣告請求。申請人稱(chēng)：“南紅”特指南紅瑪瑙，作為商品的通用名稱(chēng)已被相關(guān)公眾所熟知，二者具有唯一對應性。“南紅”作為商標指定使用在第十四類(lèi)瑪瑙等商品上，屬于商品通用名稱(chēng)，同時(shí)也直接表示了商品的原料等特點(diǎn)。“南紅”主要產(chǎn)自云南，被申請人并非來(lái)源于該標志所標示的地區，爭議商標的注冊帶有欺騙性并易引起消費者混淆和誤認。綜上，依據《中華人民共和國商標法》（以下稱(chēng)《商標法》）第七條、第十條第一款第（七）項、第十一條第一款第（一）項、第十六條、第四十四條的規定，請求對爭議商標予以無(wú)效宣告。對此，被申請人答辯稱(chēng)：爭議商標不是通用名稱(chēng)，爭議商標系被申請人獨創(chuàng )，具有顯著(zhù)特征，且爭議商標經(jīng)過(guò)宣傳使用已具有一定知名度。申請人所提無(wú)效宣告理由均缺乏事實(shí)依據，請求維持爭議商標注冊。

 

二、案件評析

 

本案的焦點(diǎn)為爭議商標的注冊是否構成2001年《商標法》第十條第一款第（七）項、第十一條第一款第（一）項規定之情形。

 

（一）爭議商標的注冊是否構成2001年《商標法》第十一條第一款第（一）項規定之情形

 

依據2001年《商標法》第十一條第一款第（一）項之規定，“僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號的”標志不得作為商標注冊，其中“僅有”是指申請注冊的商標中除本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號以外并無(wú)其他構成要素。“通用名稱(chēng)、圖形、型號”，是指國家標準、行業(yè)標準規定的或者約定俗成的名稱(chēng)、圖形、型號。

 

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權確權行政案件若干問(wèn)題的規定》第七條規定，“依照法律規定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱(chēng)的，應當認定為通用名稱(chēng)。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱(chēng)能夠指代一類(lèi)商品的，應當認定該名稱(chēng)為約定俗成的通用名稱(chēng)。被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、詞典列為商品名稱(chēng)的，可以作為認定約定俗成的通用名稱(chēng)的參考。約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國范圍內相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。”

 

根據上述規定可知，通用名稱(chēng)包括法定通用名稱(chēng)和約定俗成的通用名稱(chēng)。法定通用名稱(chēng)一般體現在規范性國家標準、行業(yè)標準或地方標準中。約定俗成的通用名稱(chēng)是指某一商品或服務(wù)的名稱(chēng)已經(jīng)被同行業(yè)較為普遍地使用，但未收入上述標準的名稱(chēng)。就本案而言，申請人向商標局提交的《保山年鑒》中顯示，南紅瑪瑙，古稱(chēng)“瓊玉” “赤玉”，是我國獨有的品種，在明代，保山南紅瑪瑙玉雕已是保山三寶之一。申請人提交的《南紅瑪瑙地方標準》、產(chǎn)品檢測報告及相關(guān)文獻中對南紅瑪瑙的定義、特征、鑒定方法等標準進(jìn)行了描述和規定，該證據顯示南紅瑪瑙是瑪瑙的一個(gè)品種，主產(chǎn)于云南省保山市。上述證據包括地方標準等規范性文件，商標局通過(guò)這些證據宜認定“南紅”已成為瑪瑙的通用名稱(chēng)。故爭議商標在瑪瑙商品上的注冊已構成2001年《商標法》第十一條第一款第（一）項的規定之情形。鑒于目前尚無(wú)充分理由認定爭議商標為除瑪瑙外的黃琥珀色寶石等其他商品上的通用名稱(chēng)，故本案尚不能認定爭議商標在除瑪瑙外的黃琥珀色寶石等其他商品上構成2001年《商標法》第十一條第一款第（一）項所指情形。

 

（二）爭議商標的注冊是否構成2001年《商標法》第十條第一款第（七）項規定之情形

 

依據2001年《商標法》第十條第一款第（七）項之規定，“夸大宣傳并帶有欺騙性的”不得作為商標使用。標志本身或其構成要素具有超出其使用的商品或服務(wù)固有屬性的描述，足以誤導消費，使公眾產(chǎn)生錯誤認識，即構成帶有欺騙性。

 

就本案而言，爭議商標為文字組合“南紅”，鑒于“南紅”為瑪瑙的通用名稱(chēng)，故將爭議商標指定使用在黃琥珀色寶石、寶石等商品上，易使相關(guān)公眾對該商品的原料、種類(lèi)等特點(diǎn)產(chǎn)生錯誤的認識，具有欺騙性，已構成2001年《商標法》第十條第一款第（七）項規定之情形。

 

三、典型意義

 

《商標法》第十條第一款第（七）項與第十一條第一款第（一）項均為“駁回商標注冊申請的絕對理由”，但二者存在一定區別，前者為禁用條款，即不僅禁止注冊，而且禁止使用，后者為禁注條款，即禁止注冊。“僅有本商品的通用名稱(chēng)”為禁注條款，即禁止通用名稱(chēng)作為商標注冊。之所以禁止本商品的通用名稱(chēng)作為商標注冊，是因為商品或服務(wù)項目的通用名稱(chēng)本身是為了給本行業(yè)的生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者在其生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中共同使用，而不是為了給某個(gè)生產(chǎn)者或經(jīng)營(yíng)者獨占使用。另外，本商品的通用名稱(chēng)因其在行業(yè)內或公眾中被廣泛知曉和使用，已不具有作為商標最基本的區分商品或服務(wù)來(lái)源的功能，不具有商標識別作用。