專(zhuān)利中有兩類(lèi)“人”，一類(lèi)是享有專(zhuān)利財產(chǎn)性權利的專(zhuān)利申請人/專(zhuān)利權人，另一類(lèi)則是享有署名權和報酬權的發(fā)明人/設計人。在實(shí)踐中，由于我國的專(zhuān)利申請程序中對發(fā)明人并不做審核，也不像美國要求提供發(fā)明人誓言，所以一些專(zhuān)利申請人填寫(xiě)發(fā)明人時(shí)較為隨意，這在一些特殊時(shí)刻會(huì )產(chǎn)生不必要的麻煩。比如科創(chuàng )板IPO問(wèn)詢(xún)過(guò)程中，多個(gè)企業(yè)被問(wèn)到專(zhuān)利發(fā)明人是否是企業(yè)的核心技術(shù)人員；再比如以中國專(zhuān)利申請作為優(yōu)先權文件在美國申請專(zhuān)利時(shí)，要求在先的中國專(zhuān)利申請和在后的美國專(zhuān)利申請至少有一個(gè)發(fā)明人是一致的，但卻找不到發(fā)明人來(lái)簽署相應的文件。因此，建議企業(yè)在專(zhuān)利申請時(shí)盡量正確填寫(xiě)發(fā)明人，以免日后造成波折。
對于非職務(wù)發(fā)明而言，發(fā)明人與申請人的身份不存在分離的情形，很難產(chǎn)生發(fā)明人認定的問(wèn)題。對于職務(wù)發(fā)明而言，發(fā)明人往往是申請人的員工、受托方等身份，在某些專(zhuān)利糾紛中，判斷專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人對案件走向有著(zhù)至關(guān)重要的影響。比如涉及職務(wù)發(fā)明的糾紛或發(fā)明人職務(wù)報酬糾紛中，判斷員工或前員工是否是涉案專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人，是判斷涉案專(zhuān)利是否為職務(wù)發(fā)明，或員工是否有權向專(zhuān)利權人要求報酬的基礎，也是雙方爭議的焦點(diǎn)。
根據《專(zhuān)利法實(shí)施細則》第十三條對專(zhuān)利的發(fā)明人或者設計人的定義，即：
專(zhuān)利法所稱(chēng)發(fā)明人或者設計人，是指對發(fā)明創(chuàng )造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng )造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng )造過(guò)程中，只負責組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設計人。
可見(jiàn)認定專(zhuān)利實(shí)際發(fā)明人的核心在于兩點(diǎn)：是否對發(fā)明創(chuàng )造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出貢獻，以及貢獻是否是創(chuàng )造性的。
下面本文將結合案例探討影響專(zhuān)利實(shí)際發(fā)明人認定的一些因素以供參考：
1、實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的確定
《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（2020修正）第六條第一款規定：
民法典第八百四十七條所稱(chēng)“職務(wù)技術(shù)成果的完成人”、第八百四十八條所稱(chēng)“完成技術(shù)成果的個(gè)人”，包括對技術(shù)成果單獨或者共同作出創(chuàng )造性貢獻的人，也即技術(shù)成果的發(fā)明人或者設計人。人民法院在對創(chuàng )造性貢獻進(jìn)行認定時(shí)，應當分解所涉及技術(shù)成果的實(shí)質(zhì)性技術(shù)構成。提出實(shí)質(zhì)性技術(shù)構成并由此實(shí)現技術(shù)方案的人，是作出創(chuàng )造性貢獻的人。
上述司法解釋雖然是對技術(shù)合同的解釋?zhuān)殑?wù)發(fā)明與職務(wù)技術(shù)成果的發(fā)明人或設計人其區別僅在于該項技術(shù)是否申請專(zhuān)利保護，因此，該條關(guān)于“創(chuàng )造性貢獻”的定義對專(zhuān)利發(fā)明人認定有著(zhù)相當的借鑒意義。該條規定提出了在認定創(chuàng )造性貢獻時(shí)，對實(shí)質(zhì)性技術(shù)構成的“分解式”判斷方法，即先從涉及的發(fā)明創(chuàng )造中分離出實(shí)質(zhì)性特征，再一一比對涉案發(fā)明人是否對這些實(shí)質(zhì)性特征作出了創(chuàng )造性貢獻。
例如：在“馮寅紹、上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司發(fā)明創(chuàng )造發(fā)明人、設計人署名權糾紛案”【（2020）最高法知民終397號】中，基于涉案專(zhuān)利授權過(guò)程中審查意見(jiàn)答復所列的與現有技術(shù)的7個(gè)差異，認定為涉案專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)性技術(shù)特征，進(jìn)而再針對這些與現有技術(shù)差異點(diǎn)進(jìn)行對比判斷。
2、作出創(chuàng )造性貢獻的判斷
在專(zhuān)利領(lǐng)域，實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)不僅僅是與現有技術(shù)的區別，更是該技術(shù)方案對現有技術(shù)的貢獻之處，也就是該專(zhuān)利創(chuàng )造性的來(lái)源。只有對發(fā)明創(chuàng )造作出“創(chuàng )造性”貢獻的人才是涉案專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人，對于一些組成發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)，若只是運用了常規技術(shù)手段的人則不被認為是發(fā)明人。不同類(lèi)型的專(zhuān)利對于專(zhuān)利的創(chuàng )造性有著(zhù)不同要求，比如發(fā)明專(zhuān)利的創(chuàng )造性需要具有“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步”，實(shí)用新型的創(chuàng )造性需要具有“實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”，外觀(guān)設計專(zhuān)利應當與現有設計或現有設計特征的組合相比具有“明顯區別”。
例如，在“陶柳成與江蘇紫東建筑科技股份有限公司、涂道軍等發(fā)明創(chuàng )造發(fā)明人、設計人署名權糾紛案”中，法院將涉案專(zhuān)利與原告入職前被告已申請專(zhuān)利的技術(shù)方案進(jìn)行對比，二者雖然存在區別，但是法院認為這些區別僅是簡(jiǎn)單置換以及常規技術(shù)手段，不能達到創(chuàng )造性貢獻的程度。
對于是否屬于創(chuàng )造性貢獻，在專(zhuān)利法及其審查指南等部分有著(zhù)較為詳細的介紹，在實(shí)踐中可以利用三步法進(jìn)行判斷，這也是一些法院在認定發(fā)明人時(shí)重點(diǎn)在“技術(shù)領(lǐng)域”“所解決的技術(shù)問(wèn)題”“具體技術(shù)方案區別”這些方面進(jìn)行對比的原因。
3、關(guān)注涉案專(zhuān)利申請日前的證據
證明對涉案專(zhuān)利實(shí)質(zhì)性貢獻的證據應是形成于涉案專(zhuān)利申請日前的證據。由于專(zhuān)利申請涉及到信息公開(kāi)，無(wú)論是實(shí)用新型、外觀(guān)設計的授權時(shí)公開(kāi)，還是發(fā)明專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)審查前公開(kāi)，毫無(wú)疑問(wèn)的是，在發(fā)生糾紛前涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案均處于可以被公眾所知的狀態(tài)。為了避免在涉案專(zhuān)利公開(kāi)后偽造相關(guān)證據，法院在審理過(guò)程中會(huì )著(zhù)重關(guān)注相關(guān)證據的形成時(shí)間。
例如：在“馮寅紹、與朱亮發(fā)明創(chuàng )造發(fā)明人、設計人署名權糾紛案”【（2018）滬73民初810號、（2020）最高法知民終397號】中，原告馮寅紹認為被告朱亮利用公司規章制度漏洞將自己作為發(fā)明人，為了證明自己對涉案專(zhuān)利的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng )造性的貢獻，原告馮寅紹提供了自己的手稿與涉案專(zhuān)利進(jìn)行對比，但一審法院認為原告馮寅紹用于證明對專(zhuān)利實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)貢獻的手稿未經(jīng)鑒定，也無(wú)法證明手稿的形成時(shí)間，不支持原告馮寅紹為涉案專(zhuān)利實(shí)際發(fā)明人的主張。
4、專(zhuān)利著(zhù)錄事項的公示效力
專(zhuān)利著(zhù)錄事項中登記的發(fā)明人具有公示效力，在無(wú)其他相反證據予以推翻的情況下，應認定專(zhuān)利著(zhù)錄事項中記載的發(fā)明人即為專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人。這一點(diǎn)類(lèi)似于著(zhù)作權登記的公示效力，雖然都具有一定的公示公信力，但有相反的有力證據證明時(shí)也可以推翻。
例如：在“曾永福、東莞怡信磁碟有限公司職務(wù)發(fā)明創(chuàng )造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛案”【（2017）粵73民初3581號、（2019）最高法知民終230號】中，原告曾永福是涉案專(zhuān)利登記公示的發(fā)明人之一，被告怡信公司雖然主張原告曾永福入職公司后未從事研發(fā)工作，不是涉案專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人，但是被告怡信公司的證據均在涉案專(zhuān)利申請日之后，不足以證明其主張，無(wú)法推翻專(zhuān)利著(zhù)錄事項的公示效力。最終法院認定原告曾永福為涉案專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人，判決被告怡信公司應當支付曾永福職務(wù)發(fā)明報酬。
5、發(fā)明人的工作職責
在涉案專(zhuān)利未登記涉案發(fā)明人姓名的情形下，法院可以參考發(fā)明人的工作職責、工作內容以及學(xué)歷背景等來(lái)判斷與涉案專(zhuān)利技術(shù)方案的關(guān)系。
例如，在“大連東鼎工業(yè)設備有限公司、維翰（大連）工業(yè)設備有限公司專(zhuān)利權權屬糾紛案”【（2019）遼02民初字第284號、（2020）最高法知民終1335號】中，法院基于何文、高偉在東鼎公司的工作崗位為行政、采購人員，在實(shí)際工作中也從事行政、采購工作，且東鼎公司在原審庭審中亦認可何文和高偉不從事技術(shù)工作，涉案專(zhuān)利的作出與何文、高偉在東鼎公司承擔的本職工作及分配的任務(wù)無(wú)關(guān)，二者不是涉案專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人。
當然，工作職責僅是判斷涉案發(fā)明人是否與涉案專(zhuān)利技術(shù)相關(guān)的其中一個(gè)考量因素，法院經(jīng)常結合其他證據進(jìn)行綜合判斷，因此，即使工作職責中不帶有研發(fā)相關(guān)內容，仍有可能被認定是專(zhuān)利的實(shí)際發(fā)明人。
結語(yǔ)
看了這些考量因素后，企業(yè)可以根據這些考量因素進(jìn)一步完善知識產(chǎn)權管理制度。其一，要完善發(fā)明人填報的管理制度，慎重填寫(xiě)發(fā)明人，避免將無(wú)關(guān)人員列入發(fā)明人。其二，注意保留專(zhuān)利申請日前的相關(guān)資料。例如，在“蘇州兮然工業(yè)設備有限公司、王京旭專(zhuān)利權權屬糾紛案”【(2020)最高法知民終669號】中，牧野公司提供了雙方在涉案專(zhuān)利申請日前為廈門(mén)鎢業(yè)供應回轉窯的過(guò)程中進(jìn)行了多次會(huì )議討論并繪制了相應圖紙，相應圖紙與涉案專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)附圖高度相似，相關(guān)會(huì )議紀要和圖紙記載展示的技術(shù)方案與涉案專(zhuān)利實(shí)質(zhì)性相同。因此，現有證據足以證明震華公司和牧野公司對涉案專(zhuān)利實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了創(chuàng )造性貢獻。對于研發(fā)過(guò)程中闡述的設計圖、會(huì )議紀要等文件及時(shí)地留存并要求相關(guān)人員簽字。其三，對入職的技術(shù)人員進(jìn)行必要的背景調查，留存技術(shù)人員相關(guān)簡(jiǎn)歷等，避免卷入職務(wù)發(fā)明糾紛。
【關(guān)閉】
