說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分“能夠實(shí)現”的判斷標準
《中華人民共和國專(zhuān)利法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)利法）第二十六條第三款規定，“說(shuō)明書(shū)應當對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠實(shí)現為準”。
本條是專(zhuān)利制度“公開(kāi)換保護”精神的重要條款載體，申請人要獲得一定期限的獨占權，則需要通過(guò)在說(shuō)明書(shū)中對所要求保護的發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，使得所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠實(shí)現的方式向社會(huì )公開(kāi)其技術(shù)方案。
那么，在司法實(shí)踐中，對于“能夠實(shí)現”的判斷標準具體是什么呢？
案例講解
在廈門(mén)某公司（簡(jiǎn)稱(chēng)J公司）訴國家知識產(chǎn)權局第三人蘇州某公司（簡(jiǎn)稱(chēng)S公司）發(fā)明專(zhuān)利權無(wú)效行政糾紛一案中，法院對于“能夠實(shí)現”的判斷標準做出了明確回應。
國家知識產(chǎn)權局針對J公司就S公司擁有的專(zhuān)利號為201510835767.0，名稱(chēng)為“一種檢漏熒光粉及其制備方法”的發(fā)明專(zhuān)利（簡(jiǎn)稱(chēng)本專(zhuān)利）所提無(wú)效請求作出第41071號決定（簡(jiǎn)稱(chēng)被訴決定），維持本專(zhuān)利權有效。J公司不服，遂起訴至北京知識產(chǎn)權法院，主張：依據本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法實(shí)施其技術(shù)方案，不能使得碳酸鈣顆粒包裹熒光樹(shù)脂顆粒，無(wú)法解決熒光樹(shù)脂顆粒在高溫下軟化黏附在過(guò)濾單元的表面的技術(shù)問(wèn)題。因此，本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分，不符合專(zhuān)利法第二十六條第三款的規定。被訴決定認定錯誤，請求法院依法予以撤銷(xiāo)并判令被告重新作出決定。
法院審理后認為
由本專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)記載可知，本專(zhuān)利要解決的技術(shù)問(wèn)題為避免熒光顏料由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)從而黏附在過(guò)濾單元的表面造成過(guò)濾元器件的損壞，其采用的技術(shù)手段為用碳酸鈣包裹熒光顏料。
原告主張在熒光顏料與碳酸鈣分別采用特定粒徑的情況下，使用說(shuō)明書(shū)記載的工藝既可能得到熒光顏料被碳酸鈣完全包裹的結果，亦存在部分包裹的情形，而只有在完全包裹的情況下，才可能解決本專(zhuān)利所記載的熒光樹(shù)脂顆粒在高溫下軟化黏附在過(guò)濾單元的表面的技術(shù)問(wèn)題。對此，本院認為，因說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分僅需技術(shù)方案可以解決基本技術(shù)問(wèn)題，達到基本技術(shù)效果即可，而本專(zhuān)利的技術(shù)方案達到避免熒光顏料由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)從而黏附在過(guò)濾單元的表面造成過(guò)濾元器件損壞這一基本技術(shù)效果，并不必然要求達到完全包裹的狀態(tài)，在完全包裹的情形下所具有的技術(shù)效果僅是本專(zhuān)利的最佳技術(shù)效果而已?；诖?，特定粒徑下的熒光顏料與碳酸鈣不能達到完全包裹的狀態(tài)并不會(huì )使得本專(zhuān)利不符合公開(kāi)充分的要求。
退一步講，即便需要達到完全包裹的狀態(tài)，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，其無(wú)需創(chuàng )造性勞動(dòng)即可知曉包裹程度與粒徑及重量比例相關(guān)，且知曉采用何種粒徑及重量比例可以達到完全包裹的效果，故盡管說(shuō)明書(shū)對于粒徑未予記載，亦不影響本領(lǐng)域技術(shù)人員基于完全包裹這一需求而采用相應的粒徑及重量比例以達到完全包裹的狀態(tài)，從而獲得最佳技術(shù)效果。
綜上可知，無(wú)論從哪一角度進(jìn)行分析，本專(zhuān)利均符合專(zhuān)利法第二十六條第三款的規定。原告的相關(guān)主張不能成立，本院不予支持。被訴決定認定正確，本院依法予以維持。
法官說(shuō)
說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分的目的是保證社會(huì )公眾能夠從專(zhuān)利文件中獲得有用的實(shí)現發(fā)明創(chuàng )造的技術(shù)信息為前提，是發(fā)明創(chuàng )造能夠得到授權保護的最低要求。判斷說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分的核心在于準確把握“以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠實(shí)現為準”這一標準。說(shuō)明書(shū)中對發(fā)明或者實(shí)用新型的說(shuō)明是否清楚和完整，最終也體現在說(shuō)明書(shū)中記載的內容是否達到了“能夠實(shí)現”的標準。
判斷“能夠實(shí)現”既需考慮說(shuō)明書(shū)記載的內容，亦需考慮本領(lǐng)域技術(shù)人員的知識和能力。如果本領(lǐng)域技術(shù)人員基于說(shuō)明書(shū)的記載并結合其所具有的知識和能力，可以實(shí)施該技術(shù)方案、解決技術(shù)問(wèn)題并實(shí)現技術(shù)效果，則可認定該說(shuō)明書(shū)符合該條款的規定。這也就意味著(zhù)，說(shuō)明書(shū)無(wú)需對發(fā)明或實(shí)用新型進(jìn)行面面俱到的記載。對于所屬技術(shù)領(lǐng)域基于其常識能夠知曉的內容，如果未在說(shuō)明書(shū)中作詳細說(shuō)明，也不影響所屬領(lǐng)域技術(shù)人員對技術(shù)方案的理解和實(shí)施，則其缺失不足以導致所述技術(shù)方案未公開(kāi)充分。
此外需要指出的是，該規定僅要求技術(shù)方案可以解決基本的技術(shù)問(wèn)題，實(shí)現基本的技術(shù)效果即可，無(wú)需實(shí)現說(shuō)明書(shū)記載的全部技術(shù)效果，尤其是最佳技術(shù)效果。在實(shí)踐中，對于明顯夸大技術(shù)效果的專(zhuān)利申請，或者聲稱(chēng)解決多個(gè)技術(shù)問(wèn)題的專(zhuān)利申請，如果所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員根據說(shuō)明書(shū)的理解，能夠確定發(fā)明或者實(shí)用新型可以解決其中一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，具有有益的技術(shù)效果，即是滿(mǎn)足專(zhuān)利法第二十六條第三款的規定。
【關(guān)閉】
