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       這里，我們立足專(zhuān)利申請文件和專(zhuān)利駁回之前的審查情況，根據近階段的實(shí)踐經(jīng)歷，從復審機構和流程設置、當前現狀、復審考量、復審建議、參考案例等多個(gè)角度，探討分析當前條件下進(jìn)行專(zhuān)利復審的可行性策略。

 

       1.復審機構和流程

 

       專(zhuān)利復審屬于一種行政救濟方式，專(zhuān)利申請被駁回以后通過(guò)復審程序可以繼續進(jìn)行審查。當前，國家知識產(chǎn)權局下屬專(zhuān)利局所屬的復審和無(wú)效審理部履行專(zhuān)利復審的職能，該部門(mén)與其他專(zhuān)業(yè)審查部和多地審協(xié)中心屬于并列的內設機構，如圖1所示。這是2019年3月國家知識產(chǎn)權局內部機構改革之后的調整情況。而在此之前，國家知識產(chǎn)權局直屬的專(zhuān)利復審委員會(huì )履行專(zhuān)利復審職能，其中“主任委員由國務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)負責人兼任”[1]。這種機構組織形態(tài)變化屬于適應性調整改革，勢必對專(zhuān)利復審產(chǎn)生積極影響。

 

 

       駁回專(zhuān)利申請進(jìn)入復審程序后，首先進(jìn)行前置審查，即仍由該專(zhuān)利申請的原審查部門(mén)進(jìn)行審查，通常為期一個(gè)月。若前置審查認定可以撤銷(xiāo)原駁回決定，則復審程序結束，返回原審查部門(mén)繼續審查；若前置審查堅持原駁回決定，則由復審和無(wú)效審理部進(jìn)行合議審查，通常由三名審查員組成合議組“僅針對駁回決定所依據的理由和證據進(jìn)行審查。” [2]

 

        2.當前現狀

 

        從復審數量看，《國家知識產(chǎn)權局2021年度報告》[3]公開(kāi)的數據表明：“2021年，國家知識產(chǎn)權局共受理專(zhuān)利復審請求7.6萬(wàn)件，同比增長(cháng)39.2%”。以發(fā)明專(zhuān)利為例，2021年審結的發(fā)明專(zhuān)利有126.6萬(wàn)件，其中授權的發(fā)明專(zhuān)利是69.6萬(wàn)件，那么就有57萬(wàn)件發(fā)明專(zhuān)利未授權，而發(fā)明專(zhuān)利的復審請求量是7.36萬(wàn)件，在未被授權的發(fā)明專(zhuān)利中的占比是12.9%。也即是在每10件未被授權的發(fā)明專(zhuān)利中就有1件專(zhuān)利提出了復審請求，表明公眾對發(fā)明專(zhuān)利審查結果的認可度較高，復審請求的占比屬于低位水平。

 

       從復審效果看，“在審結的發(fā)明專(zhuān)利復審案件中，撤銷(xiāo)駁回占47.2%”，這表明發(fā)明專(zhuān)利通過(guò)復審有近一半是能夠撤銷(xiāo)駁回，專(zhuān)利復審的救濟功能發(fā)揮明顯。但是撤銷(xiāo)駁回只是中間狀態(tài)，并不代表該專(zhuān)利申請最終一定能夠授權，還需要繼續審查才能確定最終結果。

 

       從復審周期看，“復審請求的結案周期平均為16.4個(gè)月”，也即是平均周期接近一年半。從今年的實(shí)際情況來(lái)看，這個(gè)周期有延長(cháng)的趨勢，表明復審案件存在數量繼續增加和審查周期延長(cháng)的現實(shí)問(wèn)題。2017年8月開(kāi)始實(shí)施的《專(zhuān)利優(yōu)先審查管理辦法》增加了專(zhuān)利復審優(yōu)先審查，要求復審優(yōu)先審查在7個(gè)月內審結?？梢灶A知，專(zhuān)利復審行政部門(mén)承擔很大的工作壓力，面臨審查隊伍建設和審查任務(wù)繁重的供需矛盾。

 

       從復審關(guān)注度看，我們注意到近5年國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的各年度專(zhuān)利復審無(wú)效十大案件，統計結果如表1所示。從整體上看復審案件的占比較少，特別是近兩年的復審案件均為0件，表明復審案件低于無(wú)效案件的關(guān)注度，也表明近兩年復審案件中出現的典型案例和指引較少。“2021年，共受理專(zhuān)利無(wú)效宣告請求7628件”，這與專(zhuān)利復審請求7.6萬(wàn)件相比，在數量對比上僅為復審案件的十分之一。因此，專(zhuān)利復審仍然是專(zhuān)利復審和無(wú)效審理部的主要工作。

 

 

       3.復審考量

 

       從專(zhuān)利申請文件看，這是復審考量的客觀(guān)基礎。一方面要看權利要求書(shū)的保護范圍，另一方面要看說(shuō)明書(shū)中實(shí)施例的內容。如果權利要求書(shū)保護的范圍較大，而對應的說(shuō)明書(shū)又有多個(gè)發(fā)明點(diǎn)和足夠詳實(shí)的實(shí)施例，那么這種專(zhuān)利申請文件可以通過(guò)進(jìn)一步縮小權利保護范圍而進(jìn)行復審。

 

       從申請人看，這是復審考量的主觀(guān)基礎。申請人對于專(zhuān)利申請駁回會(huì )有疑慮和失落感，在進(jìn)行復審或不復審的決策中，存在一定程度的不確定性和盲從性。如果連續有多個(gè)專(zhuān)利被駁回，則會(huì )進(jìn)一步降低對專(zhuān)利授權的信心，因此申請人對專(zhuān)利復審的主觀(guān)需求并不強烈，若沒(méi)有充足的理由，申請人并不愿意付出額外的開(kāi)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)利復審。

 

       從審查意見(jiàn)和答復陳述看，這是復審考量的前期基礎。如果審查意見(jiàn)對事實(shí)認定和/或規章適用存在認識偏差，而對應的答復陳述又缺乏針對性和辨析性，經(jīng)過(guò)少于兩次審查意見(jiàn)后就被駁回的專(zhuān)利申請，則具有復審的潛在可能性。

 

       從復審現狀看，這是復審考量的現實(shí)基礎。專(zhuān)利復審行政部門(mén)經(jīng)歷機構調整改革后的時(shí)間并不長(cháng)，專(zhuān)利復審的數量呈現逐年遞增的趨勢，公眾對復審質(zhì)量和效率有更高需求和期待。專(zhuān)利復審優(yōu)先審查是一個(gè)可選途徑。

 

       4.復審建議

 

       做好復審評估。結合表2，可以從以下四個(gè)維度對專(zhuān)利復審進(jìn)行評估。評估的目的是為了能夠更加客觀(guān)的認識前期被駁回專(zhuān)利的實(shí)際情況，讓專(zhuān)利復審具有客觀(guān)依據和可操作性，減少和避免專(zhuān)利復審決策的盲目性和盲從性，因此可以成為申請人實(shí)施專(zhuān)利復審的流程要求，也可以是專(zhuān)利代理機構委案復審的前置程序。復審評估通常需要計入到復審成本中。

 

 

       甄選復審途徑。申請人通常是委托專(zhuān)利申請的代理機構進(jìn)行專(zhuān)利復審，這種情況下建議申請人可以要求代理機構更換不同的專(zhuān)利代理師或多個(gè)專(zhuān)利代理師研討。這是因為如果還是由原專(zhuān)利代理師承辦，會(huì )受到前期答復思維的限制，難以找到新的突破點(diǎn)。人員更換或者多人討論，則有利于轉換思維角度和多思維角度去研判復審策略。當然，在駁回專(zhuān)利較多的情況下，申請人也可以考慮更換復審經(jīng)驗更為豐富的代理機構進(jìn)行復審。

 

       優(yōu)化復審開(kāi)銷(xiāo)。申請人對于復審開(kāi)銷(xiāo)持謹慎態(tài)度，因為畢竟屬于被駁回的專(zhuān)利申請，通過(guò)復審授權的難度較大。因此建議申請人可以分兩步付費，第一步是先支付基礎開(kāi)銷(xiāo)，滿(mǎn)足代理機構的成本需求，第二步是可選性開(kāi)銷(xiāo)，就是復審成功支付這部分費用，沒(méi)有成功則無(wú)需支付，這樣也有利于代理機構更為勤勉的履行義務(wù)并體現實(shí)力，同時(shí)申請人也能降低成本。

 

        監督復審過(guò)程。從專(zhuān)利駁回到提出復審請求有三個(gè)月的時(shí)間，申請人需要盡可能較早的確定是否復審。確定復審以后，則需要撰寫(xiě)復審請求書(shū)，對其中的復審理由要充分論述，不能是原有意見(jiàn)陳述的簡(jiǎn)單重復，可以引入證據說(shuō)明。要注重提交復審請求后有一個(gè)月的前置審查期限，建議可以及時(shí)和原審查員進(jìn)行至少一次電話(huà)討論。進(jìn)入合議審查階段后，在進(jìn)行復審意見(jiàn)陳述過(guò)程中，也建議與合議組至少有一次電話(huà)討論。以上這些復審過(guò)程應當留有記錄，以備監督檢查和反思總結。

 

       改進(jìn)復審流程。針對當前專(zhuān)利復審行政部門(mén)面臨的審查壓力，以及復審流程的設置方式，建議在前置審查階段可以適當延長(cháng)前置審查期限，進(jìn)一步完善前置審查的組織形式，例如是否可以引入具有合議形式的前置審查，由此進(jìn)一步增強前置審查的救濟功能，提升復審效率，減輕后續合議審查的工作量和壓力。

 

        5. 參考案例

 

       在筆者處理的一件復審案件中，前期基于爭取較大保護范圍的考慮，在意見(jiàn)陳述中對申請文件修改較為有限，結果在第二次審查意見(jiàn)之后，收到了駁回決定。

 

       經(jīng)過(guò)評估以后，我們認為該專(zhuān)利申請文件的內容本身比較詳實(shí)，審查意見(jiàn)中關(guān)于技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)啟示存在認識偏差，因此決定在對申請文件修改的基礎上提出復審請求。同時(shí)，以合理的價(jià)格與申請人達成復審委托。

 

       在實(shí)際實(shí)施中，此案是2021年7月6日收到駁回決定，10月15日提出復審請求，10月20日收到復審請求受理通知書(shū)。我們在復審理由中進(jìn)一步根據區別技術(shù)特征在本申請中的技術(shù)效果確定解決的技術(shù)問(wèn)題，重點(diǎn)闡述了相關(guān)區別技術(shù)特征屬于“功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術(shù)效果”[2]，還從正反兩個(gè)方面對對比文件2和對比文件1相結合為什么不能產(chǎn)生技術(shù)啟示進(jìn)行了剖析說(shuō)明。

 

       在收到復審請求受理通知書(shū)之后的一周時(shí)間內，主動(dòng)與原審查員進(jìn)行了電話(huà)討論，進(jìn)一步向原審查員闡述了復審理由中的核心觀(guān)點(diǎn)。11月5日收到了該案的復審決定書(shū)（第280144號）[4]，如圖2所示，表明根據前置審查意見(jiàn)撤銷(xiāo)原駁回決定，由原審查部門(mén)繼續審查。11月17日收到了該案的發(fā)明專(zhuān)利授權通知書(shū)。

 

       最后，在當前大力提升專(zhuān)利申請質(zhì)量，以及提高專(zhuān)利審查質(zhì)量和效率的大背景下，專(zhuān)利復審作為對專(zhuān)利申請駁回的必要行政救濟手段，應當得到重視、加強和持續改進(jìn)。在復審實(shí)務(wù)中，要緊密結合專(zhuān)利申請文件本身，以及前期專(zhuān)利審查的實(shí)際情況，有理有據確定專(zhuān)利復審策略，采取切實(shí)可行的專(zhuān)利復審舉措，力爭以較高的性?xún)r(jià)比實(shí)現專(zhuān)利復審的最佳結果。

 

【參考文獻】