在專(zhuān)利的審查過(guò)程中，除了克服審查意見(jiàn)中的缺陷而做出的被動(dòng)修改外，還可以對申請文件主動(dòng)修改。筆者結合實(shí)務(wù)經(jīng)驗，來(lái)為大家介紹專(zhuān)利修改中的主動(dòng)修改。
何時(shí)允許修改申請文件？
根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條的規定，對于發(fā)明申請，申請人有兩個(gè)主動(dòng)修改時(shí)機，第一個(gè)時(shí)機是在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)，第二個(gè)時(shí)機是在收到國家知識產(chǎn)權局發(fā)出的發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)之日起的3個(gè)月。
對于實(shí)用新型和外觀(guān)設計這兩種類(lèi)型的專(zhuān)利申請，由于不需要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，因此，它們的主動(dòng)修改時(shí)機只有一個(gè)：專(zhuān)利申請人自申請日起2個(gè)月內，可以對實(shí)用新型或者外觀(guān)設計專(zhuān)利申請主動(dòng)提出修改。
為什么需要對申請文件進(jìn)行修改？
既然在主動(dòng)修改時(shí)依然不能超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，申請人為什么還需要對專(zhuān)利申請文件進(jìn)行主動(dòng)修改呢？
調整權利要求書(shū)的保護結構，隨市場(chǎng)變化或競爭對手的變化，對希望保護的方案進(jìn)行調整。
舉例：原始說(shuō)明書(shū)中記載了方案A和B，權利要求書(shū)中僅記載了方案A。隨著(zhù)市場(chǎng)變化，競爭對手在專(zhuān)利申請之后推出了關(guān)于方案B的產(chǎn)品，這時(shí)建議考慮在主動(dòng)修改時(shí)機內將方案B增加到權利要求書(shū)中，以便對方案B進(jìn)行保護。
主動(dòng)修改與被動(dòng)修改
是否可以在答復審查意見(jiàn)時(shí)進(jìn)行上面的修改策略？
不一定，這是因為在答復審查意見(jiàn)時(shí)需要依照審查意見(jiàn)進(jìn)行修改和答復，相比于主動(dòng)修改階段而言，答復審查意見(jiàn)時(shí)對權利要求的修改約束較多。例如，需要考慮單一性問(wèn)題。
修改的基礎是什么？
如果申請內容通過(guò)增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無(wú)疑義地確定，這種修改就是超范圍的。申請內容，是指原說(shuō)明書(shū)（包括附圖）和權利要求書(shū)記載的內容，不包括任何優(yōu)先權文件的內容。說(shuō)明書(shū)摘要不能作為以后修改說(shuō)明書(shū)或者權利要求書(shū)的根據。
修改中要注意什么原則？
專(zhuān)利法第33條規定了：申請人可以對其專(zhuān)利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍，對外觀(guān)設計專(zhuān)利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。法條的目的是維持權利人與社會(huì )公眾之間的利益平衡，防止專(zhuān)利權人通過(guò)事后修改的方式把申請日無(wú)法體現在原有技術(shù)方案中的技術(shù)特征添加到本專(zhuān)利的權利要求中，從而為實(shí)質(zhì)上在后的發(fā)明搶占了在先申請日，這對其他公眾是不公平的。
原始申請文件記載的范圍包括：（1）原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容；（2）根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的內容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內容。
舉例：
申請人將權利要求中記載的“乙醇”修改為“有機溶劑”。由于“乙醇”是“有機溶劑”的下位概念，“乙醇”的范圍小于“有機溶劑”，致使“本領(lǐng)域技術(shù)人員”看到的信息與原申請記載的信息不同。因此，這種修改也是不允許的。
附圖中有哪些信息允許增加到權利要求和說(shuō)明書(shū)中？
申請文件中增加的內容是通過(guò)測量附圖得出的尺寸參數技術(shù)特征，這種修改不允許。從附圖中可以直接地、毫無(wú)疑義地得出的“定性”的描述是允許增加到權利要求和說(shuō)明書(shū)中，而無(wú)法直接地、毫無(wú)疑義地確定的“定量”的描述是不允許增加到權利要求和說(shuō)明書(shū)中。
公知常識在判斷中的作用？
判斷主體：所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。
判斷對象：是修改的內容與原申請文件明確記載的內容之間的對比。
程度：是否能“直接地、毫無(wú)疑義地確定”。
所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時(shí)應參考申請時(shí)的公知常識或慣用技術(shù)等，將原申請文件明確記載的內容與公知常識進(jìn)行合理的結合，在此基礎上去判斷是否可以直接地、毫無(wú)疑義地確定修改的內容。
注意，公知常識在判斷過(guò)程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著(zhù)任何情況下都可以將公知常識或慣用技術(shù)補入申請文件中。
舉例：
例1：原記載的方案是一種電池，包括正極，負極，電解質(zhì)，隔膜。修改后的方案：一種電池，包括正極，負極，電解質(zhì)，隔膜，殼體。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員根據公知常識可以直接地、毫無(wú)意義地確定電池必然包括殼體，因此這種修改是被允許的。
例2：原記載的方案是一種電池，包括正極，負極，電解質(zhì)和隔膜。修改后的方案一種電池，包括正極，負極，固態(tài)電解質(zhì)和隔膜。由于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員公知的是電池可能包括固態(tài)電解質(zhì)，也可能不包括固態(tài)電解質(zhì)，也可能是液態(tài)電解質(zhì)，因此這種修改的內容不是唯一確定的，因此是不被允許的。
分案申請
如果錯過(guò)了主動(dòng)修改時(shí)機，而又想將說(shuō)明書(shū)中記載的某些方案寫(xiě)入權利要求中進(jìn)行保護，可以提交分案申請，分案申請會(huì )產(chǎn)生額外的費用。
公眾意見(jiàn)
為避免競爭對手針對性的提出公眾意見(jiàn)，可以先提交一套權利要求書(shū)，專(zhuān)利公開(kāi)后，再進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，同時(shí)修改為自己想要的另外一套權利要求書(shū)，審查員真正在審查的是我們想要的權利要求書(shū)，競爭對手看到的公開(kāi)版本則不一定是我們想要的權利要求。這樣可以利用主動(dòng)修改的方式，起到迷惑競爭對手的作用。
【關(guān)閉】
