編者按：為切實(shí)加強社會(huì )主義法治宣傳，積極講好中國知識產(chǎn)權司法保護故事，及時(shí)發(fā)布最高人民法院知識產(chǎn)權法庭審判工作動(dòng)態(tài)，助力實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、營(yíng)造國際一流營(yíng)商環(huán)境，最高人民法院知識產(chǎn)權法庭微信公眾號設“每周一案”專(zhuān)欄。自2021年3月起，每周發(fā)布一個(gè)本庭審結的典型案例摘要，簡(jiǎn)介基本案情，梳理裁判要旨，既為技術(shù)類(lèi)知識產(chǎn)權審判提供裁判指引，也為法律從業(yè)人員和社會(huì )公眾提供實(shí)務(wù)參考。
發(fā)明專(zhuān)利申請被駁回后就同一技術(shù)方案同日申請的實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護
——（2020）最高法知民終699號
【裁判要旨】
當事人就同一技術(shù)方案同日申請發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利，發(fā)明專(zhuān)利申請因不具備新穎性或者基于相同技術(shù)領(lǐng)域的一篇對比文件被認定不具備創(chuàng )造性而未獲授權且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，當事人另行依據授權的實(shí)用新型專(zhuān)利請求侵權損害救濟的，人民法院不予支持。
【關(guān)鍵詞】
實(shí)用新型專(zhuān)利 侵權 同一技術(shù)方案 同日申請 發(fā)明專(zhuān)利 駁回
【基本案情】
上訴人安徽朗汀園林綠化工程服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)朗汀公司）與被上訴人孫希賢侵害實(shí)用新型專(zhuān)利權糾紛案中，涉及專(zhuān)利號為ZL200920242493.4、名稱(chēng)為“綠化箱”的實(shí)用新型專(zhuān)利（以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉案專(zhuān)利）。孫希賢認為，朗汀公司實(shí)施了侵害涉案專(zhuān)利權的行為，故以涉案專(zhuān)利權利要求1-5為權利基礎，向安徽省合肥市中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一審法院）提起訴訟，請求判令朗汀公司停止侵權、銷(xiāo)毀侵權產(chǎn)品及專(zhuān)用模具等并賠償其經(jīng)濟損失和調查取證費用共計15萬(wàn)余元。一審法院認為，朗汀公司實(shí)施了侵權行為，但由于涉案專(zhuān)利保護期已經(jīng)屆滿(mǎn)，故僅判決其賠償孫希賢經(jīng)濟損失及維權合理開(kāi)支共計6萬(wàn)元。朗汀公司不服，向最高人民法院提起上訴，主張孫希賢曾就相同技術(shù)方案同時(shí)申請發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利（即涉案專(zhuān)利），發(fā)明專(zhuān)利申請已因不符合授權條件被駁回，涉案專(zhuān)利評價(jià)報告亦顯示該專(zhuān)利不符合授予專(zhuān)利權的條件，請求撤銷(xiāo)原判，駁回孫希賢的訴訟請求。最高人民法院于2020年12月29日判決撤銷(xiāo)原判，駁回孫希賢的訴訟請求。
【裁判意見(jiàn)】
最高人民法院二審認為，專(zhuān)利權依法受到法律保護，專(zhuān)利權合法有效且權利相對穩定是其依法獲得保護的前提。專(zhuān)利權人有權實(shí)施其專(zhuān)利并依法禁止他人未經(jīng)許可實(shí)施其專(zhuān)利技術(shù)，從而給發(fā)明創(chuàng )造提供必要的激勵。但是，對于不應獲得法律保護的技術(shù)方案，且被訴侵權人也明確據此抗辯被訴行為不構成侵權或其不應承擔侵權責任的，如果仍然支持其禁止他人實(shí)施，則顯失公平且亦有悖專(zhuān)利法的立法目的。對于同一申請人同日分別申請發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利權的同一技術(shù)方案而言，由于實(shí)用新型專(zhuān)利申請可以不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查就授予專(zhuān)利權，而發(fā)明專(zhuān)利申請必須經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查才可能授予專(zhuān)利權，故實(shí)踐中可能出現同一技術(shù)方案在發(fā)明專(zhuān)利申請審查過(guò)程中因被認定為不符合授權條件而被駁回或修改，但在實(shí)用新型專(zhuān)利申請過(guò)程中卻獲得了授權的情形。此種情形下，發(fā)明專(zhuān)利申請的審查結論是否影響實(shí)用新型專(zhuān)利權的保護，應根據具體情況做具體分析。一般來(lái)說(shuō)，如果申請人認可相同技術(shù)方案的發(fā)明專(zhuān)利申請審查結論，或者相同技術(shù)方案的發(fā)明專(zhuān)利申請未采用對比文件以及因缺乏新穎性被駁回的，通?？梢宰鳛榕袛嘞嗤夹g(shù)方案的實(shí)用新型專(zhuān)利是否符合授權條件的依據，并可能對該實(shí)用新型專(zhuān)利是否應獲得民事保護產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。但是，如果相同技術(shù)方案的發(fā)明專(zhuān)利申請系因被認定不具備創(chuàng )造性而駁回，則應適當考慮發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利創(chuàng )造性要求的不同并做出不同處理。通常來(lái)說(shuō)，如果相同技術(shù)方案的發(fā)明專(zhuān)利申請被認定不具備創(chuàng )造性時(shí)并未明顯超越實(shí)用新型專(zhuān)利授權條件的審查標準，例如在技術(shù)領(lǐng)域、對比文件數量上并未與實(shí)用新型專(zhuān)利授權條件的審查標準明顯不同，則發(fā)明專(zhuān)利申請的審查結論可以作為判斷相同技術(shù)方案的實(shí)用新型專(zhuān)利是否符合授權條件的依據，亦可能對該實(shí)用新型專(zhuān)利是否應獲得民事保護產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。本案中，孫希賢同日向國家知識產(chǎn)權局提交權利要求內容完全相同的實(shí)用新型專(zhuān)利和發(fā)明專(zhuān)利申請，國家知識產(chǎn)權局經(jīng)實(shí)質(zhì)審查認為該發(fā)明專(zhuān)利申請原申請文件記載的權利要求1、4-7不具備新穎性，權利要求2-3不具備創(chuàng )造性，并向孫希賢發(fā)出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。孫希賢在收到第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)后將原權利要求1-4合并為新的權利要求1，但是修改后的權利要求1-4依然被國家知識產(chǎn)權局作出的駁回決定認定為不具備創(chuàng )造性。換言之，國家知識產(chǎn)權局已認定該發(fā)明專(zhuān)利申請原申請文件記載的權利要求2、3不具備創(chuàng )造性，權利要求1、4、5不具備新穎性，且孫希賢在收到第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)后將原權利要求1-4合并為新的權利要求，可見(jiàn)孫希賢也認可第一次審查意見(jiàn)中關(guān)于原權利要求1-4不具備新穎性或創(chuàng )造性的認定。雖然發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利的創(chuàng )造性要求存在差異，但這種差異主要體現在現有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域及對比文件的數量上，而本案孫希賢就涉案實(shí)用新型專(zhuān)利技術(shù)方案同日提交的發(fā)明專(zhuān)利申請的權利要求2、3被第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)認定為不具備創(chuàng )造性時(shí)，僅使用了一份對比文件即對比文件2，且該對比文件2與本案實(shí)用新型專(zhuān)利的技術(shù)領(lǐng)域相同，同時(shí)該對比文件2也是認定上述發(fā)明專(zhuān)利權利要求1不具備新穎性的同一份對比文件，因此本案不存在因發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利創(chuàng )造性要求的不同導致不能授予發(fā)明專(zhuān)利權保護的技術(shù)方案可能被授權實(shí)用新型專(zhuān)利權保護的情形。此外，國家知識產(chǎn)權局出具的專(zhuān)利權評價(jià)報告也顯示涉案專(zhuān)利權效力不穩定。在侵害實(shí)用新型專(zhuān)利權訴訟中，專(zhuān)利權人據以主張權利保護的實(shí)用新型專(zhuān)利如果有極大可能屬于不應獲得授權的技術(shù)方案，則其也不屬于專(zhuān)利法保護的“合法權益”，不應對其予以保護。綜合考慮上述情形，涉案專(zhuān)利不屬于專(zhuān)利法保護的“合法權益”。因此，孫希賢依據涉案專(zhuān)利權利要求1-5提出的訴訟請求，應當全部予以駁回。
